樸泰 智慧產權集團
  • 首頁
  • 關於樸泰
  • 專業服務
  • 樸泰團隊
  • 智財專欄
  • 聯絡我們
減縮商品項目取得商標權,卻苦無用武之地?
Oct 14, 2020
知名網路直播主及健身業者「館長」陳之漢,向來以直言不諱聞名,也常因言論內容登上媒體版面,但,這次係因「商標」侵權事件,再度吸引各媒體之關注;據新聞媒體報導指出,陳之漢於去年11月間,在直播過程中痛訴與一格鬥家「王怡天」間的商標爭議,立刻就引起擁護者與反對者的網路口水戰,而王怡天乃此次爭議中「INFINITE POWER」商標之商標權人,於民國104年即申請「INFINITE POWER」商標註冊,並於105年獲准註冊於第25及28類商品,而陳之漢所經營之「惡名昭彰股份有限公司」,於108年3月也向智慧局申請「INFINITE POWER」商標,想當然而「惡名昭彰股份有限公司」申請在後之商標,在相同之第25及28類,極可能受到王怡天前案之限制而未能獲准。
​​

果不其然,觀其「惡名昭彰股份有限公司」申請「INFINITE POWER」商標之案件歷史可見,該申請曾受智慧局核駁先行通知,內容主要概為「本件商標圖樣與註冊第01771004號『INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART及圖』商標(即前述『王怡天』之前案)圖樣相較,二者均有相同之外文『INFINITE POWER』,僅有無結合其他文字及圖樣之些微差異,以具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,應屬構成近似之商標。」,而若「申請減縮第25類『T恤;內衣;內褲;運動汗衫;外套;衣服;褲子;女鞋;男鞋;童鞋;運動鞋;吸汗長襪;吸汗短襪;長襪;襪子』及第28類『仰臥起坐椅;肌肉鍛鍊器具;固定健身腳踏車;拳擊手套;拳擊球;健身器;啞鈴;腹肌臂力訓練器;運動用手套;運動用具;舉重訓練器』類似商品後,倘已無不得註冊事由,得予核准審定」,由最終公示資料觀之,「惡名昭彰股份有限公司」雖獲「INFINITE POWER」商標註冊,但僅保護第25類中「帽子;運動帽;服飾用手套;皮帶;腰帶」等商品項目,可知雖獲准商標,係減縮商品項目後始核准,可使用商標之範圍,應只及於「帽子;運動帽;服飾用手套;皮帶;腰帶」等商品項目。

爾後,「惡名昭彰股份有限公司」又欲將「INFINITE POWER」商標擴張使用至衣服產品上,顯然逾越自有商標權所保護之商品項目,甚至侵害前述王怡天所註冊之商標權,因而遭王怡天對其提出告訴求償300萬元,而法院於審理後判決「惡名昭彰股份有限公司」應賠償王怡天120萬元,全案尚可上訴。

令人好奇的是,各新聞內容皆提及,雙方於108年8月曾簽下一協議書,並約定「惡名昭彰股份有限公司」不得於第25及28類之相同或類似項目上,使用或申請『INFINITE POWER』之商標標幟或文字」; 看來在「惡名昭彰股份有限公司」之「INFINITE POWER」商標核准前,雙方即有所接觸,可能係因「惡名昭彰股份有限公司」在108年3月即宣布要賣「INFINITE POWER」服飾,而當時王怡天之「INFINITE POWER」商標已核准,有先行對「惡名昭彰股份有限公司」進行提示,因此雙方遂先行簽下協議,否則,在商標尚未核准即主動另立協議書約定,實屬少見;而該協議書中既已明確聲明「惡名昭彰股份有限公司」不得於第25及28類之相同或類似項目上,使用或申請『INFINITE POWER』之商標標幟或文字」,界定無論「使用」或「申請」均不得為之,「惡名昭彰股份有限公司」卻又違反協議,應為敗訴之主要原因。

由前述案例來簡略說明減縮商品或服務項目需特別注意之事項,通常在申請商標經官方審核後,若發現有相同或近似前案時,將發出核駁先行通知,但其中若兩造(或兩造以上)所指定保護之商品或服務項目有所出入,且差異之商品或服務項目,在官方審查時,未帶有特殊需進行比對之指示時(例如:「鞋」組群所有商品需檢索2501「衣服」組群、2510「襪子」組群所有商品及351929「鞋零售批發」小類組所有服務),即有減縮近似商品項目後,而獲得商標核准之可能;但需特別注意的是,減縮後核准的商標,是否真的是申請人原先所規劃或需要的?再觀前述案例,原先「惡名昭彰股份有限公司」欲獲得的想必係保護「服飾」之「INFINITE POWER」商標,但減縮後僅保留「帽子;運動帽;服飾用手套;皮帶;腰帶」等商品項目,意即「惡名昭彰股份有限公司」僅能將「INFINITE POWER」使用於該等商品項目,得以受商標權保護,若將其商標,使用至其他未受保護之商品項目,除不受所獲商標權之保護外,甚至即可能同前述案例般,反而侵害他人所有之商標權,導致雖擁有商標權但卻敗訴之情事發生。

反之,也有另外一種可能性為,經減縮後之商品項目,剛好就是原先預設主要需保護之商品項目,舉例而言,若「惡名昭彰股份有限公司」原本就僅規劃將「INFINITE POWER」使用於「腰帶」商品上,但因我國商標法規定基本規費可指定保護20項商品項目,進而於申請時挑選了未來可能發展之同類別商品,經審查後,與他人前案構成近似,但可減縮剩下保護「腰帶」商品,恰巧就符合原先規劃,則選擇減縮商品項目獲得商標權,自然就沒有任何疑慮。
​
據此,雖然在可行的情況下,減縮商品或服務項目係獲得商標權之方法,但申請商標旨在保護指定之商品或服務,而非僅欲取得一商標權,若遇此情形,仍建議各商標申請人,需審慎評估,以免有前述案例之情事衍生。​CIPO
電話:02-2555-3930│傳真:(02)7709-5265│服務信箱:CIPO@CIPO.COM.TW
地址:臺北市中山區南京東路二段111號9樓-5​
All rights reserved. Since 1993
Picture
  • 首頁
  • 關於樸泰
  • 專業服務
  • 樸泰團隊
  • 智財專欄
  • 聯絡我們