減縮商品項目取得商標權，卻苦無用武之地?
Oct 14, 2020
知名網路直播主及健身業者「館長」陳之漢，向來以直言不諱聞名，也常因言論內容登上媒體版面，但，這次係因「商標」侵權事件，再度吸引各媒體之關注；據新聞媒體報導指出，陳之漢於去年11月間，在直播過程中痛訴與一格鬥家「王怡天」間的商標爭議，立刻就引起擁護者與反對者的網路口水戰，而王怡天乃此次爭議中「INFINITE POWER」商標之商標權人，於民國104年即申請「INFINITE POWER」商標註冊，並於105年獲准註冊於第25及28類商品，而陳之漢所經營之「惡名昭彰股份有限公司」，於108年3月也向智慧局申請「INFINITE POWER」商標，想當然而「惡名昭彰股份有限公司」申請在後之商標，在相同之第25及28類，極可能受到王怡天前案之限制而未能獲准。
果不其然，觀其「惡名昭彰股份有限公司」申請「INFINITE POWER」商標之案件歷史可見，該申請曾受智慧局核駁先行通知，內容主要概為「本件商標圖樣與註冊第01771004號『INFINITE POWER DRAGON FIGHT ART及圖』商標(即前述『王怡天』之前案)圖樣相較，二者均有相同之外文『INFINITE POWER』，僅有無結合其他文字及圖樣之些微差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。」，而若「申請減縮第25類『Ｔ恤；內衣；內褲；運動汗衫；外套；衣服；褲子；女鞋；男鞋；童鞋；運動鞋；吸汗長襪；吸汗短襪；長襪；襪子』及第28類『仰臥起坐椅；肌肉鍛鍊器具；固定健身腳踏車；拳擊手套；拳擊球；健身器；啞鈴；腹肌臂力訓練器；運動用手套；運動用具；舉重訓練器』類似商品後，倘已無不得註冊事由，得予核准審定」，由最終公示資料觀之，「惡名昭彰股份有限公司」雖獲「INFINITE POWER」商標註冊，但僅保護第25類中「帽子；運動帽；服飾用手套；皮帶；腰帶」等商品項目，可知雖獲准商標，係減縮商品項目後始核准，可使用商標之範圍，應只及於「帽子；運動帽；服飾用手套；皮帶；腰帶」等商品項目。
爾後，「惡名昭彰股份有限公司」又欲將「INFINITE POWER」商標擴張使用至衣服產品上，顯然逾越自有商標權所保護之商品項目，甚至侵害前述王怡天所註冊之商標權，因而遭王怡天對其提出告訴求償300萬元，而法院於審理後判決「惡名昭彰股份有限公司」應賠償王怡天120萬元，全案尚可上訴。
令人好奇的是，各新聞內容皆提及，雙方於108年8月曾簽下一協議書，並約定「惡名昭彰股份有限公司」不得於第25及28類之相同或類似項目上，使用或申請『INFINITE POWER』之商標標幟或文字」； 看來在「惡名昭彰股份有限公司」之「INFINITE POWER」商標核准前，雙方即有所接觸，可能係因「惡名昭彰股份有限公司」在108年3月即宣布要賣「INFINITE POWER」服飾，而當時王怡天之「INFINITE POWER」商標已核准，有先行對「惡名昭彰股份有限公司」進行提示，因此雙方遂先行簽下協議，否則，在商標尚未核准即主動另立協議書約定，實屬少見；而該協議書中既已明確聲明「惡名昭彰股份有限公司」不得於第25及28類之相同或類似項目上，使用或申請『INFINITE POWER』之商標標幟或文字」，界定無論「使用」或「申請」均不得為之，「惡名昭彰股份有限公司」卻又違反協議，應為敗訴之主要原因。
由前述案例來簡略說明減縮商品或服務項目需特別注意之事項，通常在申請商標經官方審核後，若發現有相同或近似前案時，將發出核駁先行通知，但其中若兩造(或兩造以上)所指定保護之商品或服務項目有所出入，且差異之商品或服務項目，在官方審查時，未帶有特殊需進行比對之指示時(例如：「鞋」組群所有商品需檢索2501「衣服」組群、2510「襪子」組群所有商品及351929「鞋零售批發」小類組所有服務)，即有減縮近似商品項目後，而獲得商標核准之可能；但需特別注意的是，減縮後核准的商標，是否真的是申請人原先所規劃或需要的?再觀前述案例，原先「惡名昭彰股份有限公司」欲獲得的想必係保護「服飾」之「INFINITE POWER」商標，但減縮後僅保留「帽子；運動帽；服飾用手套；皮帶；腰帶」等商品項目，意即「惡名昭彰股份有限公司」僅能將「INFINITE POWER」使用於該等商品項目，得以受商標權保護，若將其商標，使用至其他未受保護之商品項目，除不受所獲商標權之保護外，甚至即可能同前述案例般，反而侵害他人所有之商標權，導致雖擁有商標權但卻敗訴之情事發生。
反之，也有另外一種可能性為，經減縮後之商品項目，剛好就是原先預設主要需保護之商品項目，舉例而言，若「惡名昭彰股份有限公司」原本就僅規劃將「INFINITE POWER」使用於「腰帶」商品上，但因我國商標法規定基本規費可指定保護20項商品項目，進而於申請時挑選了未來可能發展之同類別商品，經審查後，與他人前案構成近似，但可減縮剩下保護「腰帶」商品，恰巧就符合原先規劃，則選擇減縮商品項目獲得商標權，自然就沒有任何疑慮。
據此，雖然在可行的情況下，減縮商品或服務項目係獲得商標權之方法，但申請商標旨在保護指定之商品或服務，而非僅欲取得一商標權，若遇此情形，仍建議各商標申請人，需審慎評估，以免有前述案例之情事衍生。CIPO
