生物相關發明之序列表與說明書之超頁費
October 22, 2019
按，依照專利法第38條[1]之規定，我國發明專利申請案採行「請求審查制」，意即專利專責機關在受理發明專利申請案後，並不當然地對其實質技術內容進行實體審查，須俟申請人主動提出申請並繳納其規費後，始針對該發明專利申請案進行實體審查。
一、發明專利申請案採行「請求審查制」：隨著科技的發展與商業策略上的需求，專利專責機關每年均會受理來自國內外申請人數量可觀的專利申請案。惟經調查研究顯示，並非所有的專利申請案皆具有商業實施上的經濟價值，申請人很可能只是出於防禦的目的而提出專利申請。在此前提下，倘若專利專責機關花費大量的人力物力進行該等申請案的審查，將排擠到其他真正具備商業經濟價值案件的審查資源。基於前述理由，為了集中資源在申請人真正欲取得授權的案件上，目前世界上的許多國家均採取此一「請求審查制」。
二、請求進行實體審查應繳納對應之規費：另一方面，基於使用者付費的觀念，若申請人確實有意想要取得真正的專利授權，而要求專利專責機關對其所申請的技術內容進行實體審查，此時應當支付合理的規費予專利專責機關，使其具備足夠的資源進行案件的審查。
專利專責機關對案件進行實體審查時，必須逐項審查申請人所提出的申請專利範圍，且須參閱說明書的內容以便能深入瞭解申請人提出申請的技術內容。基於前述理由，當一發明專利申請案的請求項增多，或是說明書篇幅過長，都很有可能進一步增加專利專責機關審查上的負擔，因此，前述「合理的規費」亦會受到申請專利範圍中請求項的數量以及說明書篇幅的影響。
三、基本費及超出費：《專利規費收費辦法》係依據專利法第146條之授權，由經濟部所訂定有關專利申請相關規費之收費辦法，在其第2條第1項第3款訂有關於實體審查規費之相關規定。依據前開規定，若發明專利申請案之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計在50頁以下，且其請求項合計在10項以內者，並不會額外收取費用。惟，倘若請求項超過10項，則需要逐項加收超項費；又，倘若說明書、申請專利範圍、摘要及圖式超過50頁者，則以每50頁為單位加收超頁費（不足50頁以50頁計），以合理平衡專利專責機關審查上所需花費的成本。
四、有關序列表的特殊規定：雖然，依據專利法施行細則第17條第6項之規定，核苷酸或胺基酸序列表亦屬於說明書之一部分。惟，考慮到序列表經常頁數十分龐大，且實際審查作業上，其並非供專利專責機關之審查人員逐頁閱讀之用，而僅僅係便於審查人員進行先前技術的檢索，倘若根據其頁數收取超頁費，對申請人並不合理。
基此，專利專責機關於103年5月15日智法字第10318600530號函中明確指出，參考美、日、歐、PCT之實務作業，若申請人依專利法施行細則第17條第6項[2]之規定，檢送與序列表相符之電子資料時，其序列表不列入計算超頁費。嗣，專利專責機關又於今年（108年）10月7日以智法字第10818601510號函補充說明，指出前述電子資料之格式應為可供審查檢索使用之電子檔（例如TXT檔或可複製文字之PDF檔），如此，在計算超頁規費時該申請案之總頁數始得不計入序列表之頁數。究其理由，係因為申請人提供可複製文字之電子資料予專利專責機關，始有助於真正減輕審查上的作業負擔。換言之，若申請人檢送的電子資料並非可複製文字之格式，則序列表仍會被計入總頁數計算，而可能須額外繳納超頁之規費，不可不慎。
一、發明專利申請案採行「請求審查制」：隨著科技的發展與商業策略上的需求，專利專責機關每年均會受理來自國內外申請人數量可觀的專利申請案。惟經調查研究顯示，並非所有的專利申請案皆具有商業實施上的經濟價值，申請人很可能只是出於防禦的目的而提出專利申請。在此前提下，倘若專利專責機關花費大量的人力物力進行該等申請案的審查，將排擠到其他真正具備商業經濟價值案件的審查資源。基於前述理由，為了集中資源在申請人真正欲取得授權的案件上，目前世界上的許多國家均採取此一「請求審查制」。
二、請求進行實體審查應繳納對應之規費：另一方面，基於使用者付費的觀念，若申請人確實有意想要取得真正的專利授權，而要求專利專責機關對其所申請的技術內容進行實體審查，此時應當支付合理的規費予專利專責機關，使其具備足夠的資源進行案件的審查。
專利專責機關對案件進行實體審查時，必須逐項審查申請人所提出的申請專利範圍，且須參閱說明書的內容以便能深入瞭解申請人提出申請的技術內容。基於前述理由，當一發明專利申請案的請求項增多，或是說明書篇幅過長，都很有可能進一步增加專利專責機關審查上的負擔，因此，前述「合理的規費」亦會受到申請專利範圍中請求項的數量以及說明書篇幅的影響。
三、基本費及超出費：《專利規費收費辦法》係依據專利法第146條之授權，由經濟部所訂定有關專利申請相關規費之收費辦法，在其第2條第1項第3款訂有關於實體審查規費之相關規定。依據前開規定，若發明專利申請案之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計在50頁以下，且其請求項合計在10項以內者，並不會額外收取費用。惟，倘若請求項超過10項，則需要逐項加收超項費；又，倘若說明書、申請專利範圍、摘要及圖式超過50頁者，則以每50頁為單位加收超頁費（不足50頁以50頁計），以合理平衡專利專責機關審查上所需花費的成本。
四、有關序列表的特殊規定：雖然，依據專利法施行細則第17條第6項之規定，核苷酸或胺基酸序列表亦屬於說明書之一部分。惟，考慮到序列表經常頁數十分龐大，且實際審查作業上，其並非供專利專責機關之審查人員逐頁閱讀之用，而僅僅係便於審查人員進行先前技術的檢索，倘若根據其頁數收取超頁費，對申請人並不合理。
基此，專利專責機關於103年5月15日智法字第10318600530號函中明確指出，參考美、日、歐、PCT之實務作業，若申請人依專利法施行細則第17條第6項[2]之規定，檢送與序列表相符之電子資料時，其序列表不列入計算超頁費。嗣，專利專責機關又於今年（108年）10月7日以智法字第10818601510號函補充說明，指出前述電子資料之格式應為可供審查檢索使用之電子檔（例如TXT檔或可複製文字之PDF檔），如此，在計算超頁規費時該申請案之總頁數始得不計入序列表之頁數。究其理由，係因為申請人提供可複製文字之電子資料予專利專責機關，始有助於真正減輕審查上的作業負擔。換言之，若申請人檢送的電子資料並非可複製文字之格式，則序列表仍會被計入總頁數計算，而可能須額外繳納超頁之規費，不可不慎。
五、過渡期間的相關規定：如同前述，有關「計算超頁規費時之總頁數是否計入序列表之頁數？」乙事，專利專責機關係於今年10月份進行補充說明，為了兼顧人民的信賴保護，專利專責機關於官方網站上以簡報的形式發佈了過渡期間的處理原則，茲扼要整理如下：
考慮到「申請發明專利」以及「請求實體審查」分別有其法源依據，且程序上本即沒有必然的關聯性，倘申請人已經繳足「申請發明專利」之規費，且所提交的文件已符合發明專利申請之受理要件，此時，若只因申請人未繳足實體審查應備之規費，即從根本上不受理申請案，如此作法是否與法相符，恐怕不無疑慮。據此，本文認為值得進一步再追蹤觀察專利專責機關實務上的處理情形。CIPO
- 在補充函釋前已齊備申請文件者：考慮到先前103年的函釋並未明確指出所檢送的電子資料須為可複製文字之格式，因此，倘若申請人先前提交的電子資料非可複製文字之格式，專利專責機關僅進行宣導，無論申請人是否補送正確格式的電子資料，均不會就序列表部分計入超頁費的計算基礎。
- 在補充函釋前未齊備申請文件，但已申請實體審查者：為尊重申請人的意願，專利專責機關將函請申請人選擇「補送符合格式（可複製文字）之電子資料檔案」或「依規定計算是否需繳交超頁規費」。倘若如申請人選擇一規定計算超頁費或逾期未補送符合格式之電子資料，而經過計算確實必須補繳規費，此時倘若申請人未繳足規費，其申請案將處分不受理。
- 在補充函釋前未齊備申請文件，亦未申請實體審查者：專利專責機關將函請申請人注意序列表電子資料檔案格式及實體審查規費計算相關事宜。申請人可自行評估是否補送可複製文字之電子資料檔案，亦可待日後提出實體審查申請時再行補送可複製文字之電子資料檔案。最終根據申請人是否提供的可複製文字之電子資料檔案，決定是否在計算超頁規費時計入序列表之頁數。
考慮到「申請發明專利」以及「請求實體審查」分別有其法源依據，且程序上本即沒有必然的關聯性，倘申請人已經繳足「申請發明專利」之規費，且所提交的文件已符合發明專利申請之受理要件，此時，若只因申請人未繳足實體審查應備之規費，即從根本上不受理申請案，如此作法是否與法相符，恐怕不無疑慮。據此，本文認為值得進一步再追蹤觀察專利專責機關實務上的處理情形。CIPO
1.專利法第38條：
「Ⅰ發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。
Ⅱ依第三十四條第一項規定申請分割，或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請後三十日內，向專利專責機關申請實體審查。
Ⅲ依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。
Ⅳ未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。」
2.專利法施行細則第17條第6項：
「發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。」。
「Ⅰ發明專利申請日後三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。
Ⅱ依第三十四條第一項規定申請分割，或依第一百零八條第一項規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請後三十日內，向專利專責機關申請實體審查。
Ⅲ依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。
Ⅳ未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。」
2.專利法施行細則第17條第6項：
「發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，說明書應包含依專利專責機關訂定之格式單獨記載之序列表，並得檢送相符之電子資料。」。
