那些年家族企業接班容易忽略的事-
商標申請與授權
商標申請與授權
March 05, 2020
自人類有歷史以來，權利爭奪的戲碼永遠是屢見不鮮的生活日常。戲劇中高富帥、白富美的二代接班故事，更是用盡心機、高潮迭起，但無論是讓大家笑到捧腹或眼角拭淚的迎接大結局，劇終人散回歸現實之際，還請讓本專欄再來提醒台灣家族企業，在普遍的接班傳統戲碼上演前，別忘了商標的申請與授權！
先來看看現實生活中的案例吧！
(一) 北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭[1]。
在鼎旺案[2]中，林姓創始人在民國81年開設了「鼎旺麻辣鍋」，於民國85年其姊姊也加入幫忙，而姊姊的兒子，即曹姓外甥隨後亦一同加入。直至民國104年姊姊與曹男離開鼎旺，另行開設「老鼎旺麻辣鍋」，曹男同時向智慧局提出「鼎旺」商標之申請並取得註冊。不久，林姓創辦人女兒發現此事後，立即提出異議主張鼎旺是自己的媽媽，即林姓創辦人先使用的，該商標係遭曹男搶註。
本案法院認為在該商標註冊日前，申請人曹男曾在鼎旺麻辣鍋工作，應已知他人先使用之事實且服務領域高度類似，又之後其所開設之老鼎旺麻辣鍋，亦可認因業務往來、同業競爭關係，於申請日前即知該商標存在。依商標法第36條第1項第3款「善意」之法律規範意旨，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，仍為攀附他人已建立之商譽，而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，並無主張善意先使用之餘地，故本案中曹男不得主張之。
其實本案尚有一有趣爭點在於，曹男另主張上一代在鼎旺麻辣鍋時期為「合夥」關係，所以是註冊「自己」商標，並非搶註「他人」商標。惟因所提證據無法說服法院該合夥關係，故仍受敗訴之判決。
綜上，事業體之組織型態若有變更或有員工流動，皆應作適當之紀錄留存，以期將來能收完足證明實際情形之效。且企業經營者若能自一開始即意識到商標申請註冊之重要性，亦不會再衍生出後續民刑事與行政等多起訴訟。
(二) 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變！舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解[3]。
蛋糕雖不如麻辣鍋般令人上火，但南蠻堂這邊也因為傳承接棒出了問題，使兩代人因商標使用問題一言不合對簿公堂。於大同、中山區開店之第二代葉姓經營者控告西門老店的第三代蘇姓負責人。雙方於2018年起，一路從官方網站網址「nanmando」與「nanmantang」之拼音差異，爭到官方文宣中對於品牌創辦人起源歷史之一個事實各自表述。
本案從雙方官方網站中可以發現，在進入訴訟前，「南蠻堂」三字之字體設計相同，且所使用之古帆船圖樣亦完全相同，更有甚者，其著名之「加壽蛋糕」日式外包裝，也極為近似。但本案由於相關商標，早由第二代葉姓經營者全數申請註冊完成，故第三代蘇姓負責人便只能選擇在民事商標侵權損害賠償之訴訟中，達成和解。
當然，箇中爭執細節因本案最後雙方選擇和解，故旁人並無從得知原委，但此案例卻也正是若確實擁有商標權，則在談判條件上將佔有極大優勢之適例。
換句話說，想要完整地擁有具歷史價值之品牌與使用權，提早準備商標權之維護行為，是最好的方式。
家族企業接班前應申請商標與規劃授權
所謂家族企業通常泛指組織內主要成員具有親戚關係，且經營參與者常跨越兩個時代。排除單純「一家單傳」而無其他潛在經營者之情形，在其他情形中，若無妥善管理之「接班」計畫，要完成永續經營變幾乎是不可能的任務。
若僅就商標權而言，應分為兩個層次。第一個層次是決定將商標權以「個人」或「企業」名義申請註冊，第二個層次則是如何規劃合宜之授權方式。
若以「個人」名義申請，第一代商標權人交棒後，通常伴隨主要經營者的改變，此時建議簽訂書面之商標授權契約，並規範家族企業之經營準則，以具體化第二代所有成員之使用權限。若尚未規劃授權細節，即因繼承事實發生，而使繼承人有共有商標權之情形，那麼依照商標法第46條之規定，共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。因此，將會大幅限制商標權利用之彈性，建議若欲以「個人」名義申請商標權，事前規劃好授權細節，將會最有效的減少紛爭。
再者，若是以「企業」名義申請，由於企業體本身即擁有完整之權限，商譽較不易因負責人之變更而有減損之風險，亦可針對企業永續經營制定商標授權條件，例如品質控管，可以將細節要求制訂的更加具體明確，而不再僅依賴家族成員內部的倫理或是道德甚至是習慣所約束，對於企業形象與品質之維持，通常有較佳之效果。
家族企業通常「人治」之色彩較為濃厚，但適當地規劃商標權，對於避免未來糾紛仍無疑是傑出的一手。能夠讓後代穩定擁有商標使用權，大幅度地緩和對遺產分配狀態之不滿，自然就能降低爭訟之機率。期待未來家族企業皆能有此觀念，讓家人繫於情感，共同維護家族聲譽。CIPO
先來看看現實生活中的案例吧！
(一) 北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭[1]。
在鼎旺案[2]中，林姓創始人在民國81年開設了「鼎旺麻辣鍋」，於民國85年其姊姊也加入幫忙，而姊姊的兒子，即曹姓外甥隨後亦一同加入。直至民國104年姊姊與曹男離開鼎旺，另行開設「老鼎旺麻辣鍋」，曹男同時向智慧局提出「鼎旺」商標之申請並取得註冊。不久，林姓創辦人女兒發現此事後，立即提出異議主張鼎旺是自己的媽媽，即林姓創辦人先使用的，該商標係遭曹男搶註。
本案法院認為在該商標註冊日前，申請人曹男曾在鼎旺麻辣鍋工作，應已知他人先使用之事實且服務領域高度類似，又之後其所開設之老鼎旺麻辣鍋，亦可認因業務往來、同業競爭關係，於申請日前即知該商標存在。依商標法第36條第1項第3款「善意」之法律規範意旨，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，仍為攀附他人已建立之商譽，而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」，並無主張善意先使用之餘地，故本案中曹男不得主張之。
其實本案尚有一有趣爭點在於，曹男另主張上一代在鼎旺麻辣鍋時期為「合夥」關係，所以是註冊「自己」商標，並非搶註「他人」商標。惟因所提證據無法說服法院該合夥關係，故仍受敗訴之判決。
綜上，事業體之組織型態若有變更或有員工流動，皆應作適當之紀錄留存，以期將來能收完足證明實際情形之效。且企業經營者若能自一開始即意識到商標申請註冊之重要性，亦不會再衍生出後續民刑事與行政等多起訴訟。
(二) 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變！舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解[3]。
蛋糕雖不如麻辣鍋般令人上火，但南蠻堂這邊也因為傳承接棒出了問題，使兩代人因商標使用問題一言不合對簿公堂。於大同、中山區開店之第二代葉姓經營者控告西門老店的第三代蘇姓負責人。雙方於2018年起，一路從官方網站網址「nanmando」與「nanmantang」之拼音差異，爭到官方文宣中對於品牌創辦人起源歷史之一個事實各自表述。
本案從雙方官方網站中可以發現，在進入訴訟前，「南蠻堂」三字之字體設計相同，且所使用之古帆船圖樣亦完全相同，更有甚者，其著名之「加壽蛋糕」日式外包裝，也極為近似。但本案由於相關商標，早由第二代葉姓經營者全數申請註冊完成，故第三代蘇姓負責人便只能選擇在民事商標侵權損害賠償之訴訟中，達成和解。
當然，箇中爭執細節因本案最後雙方選擇和解，故旁人並無從得知原委，但此案例卻也正是若確實擁有商標權，則在談判條件上將佔有極大優勢之適例。
換句話說，想要完整地擁有具歷史價值之品牌與使用權，提早準備商標權之維護行為，是最好的方式。
家族企業接班前應申請商標與規劃授權
所謂家族企業通常泛指組織內主要成員具有親戚關係，且經營參與者常跨越兩個時代。排除單純「一家單傳」而無其他潛在經營者之情形，在其他情形中，若無妥善管理之「接班」計畫，要完成永續經營變幾乎是不可能的任務。
若僅就商標權而言，應分為兩個層次。第一個層次是決定將商標權以「個人」或「企業」名義申請註冊，第二個層次則是如何規劃合宜之授權方式。
若以「個人」名義申請，第一代商標權人交棒後，通常伴隨主要經營者的改變，此時建議簽訂書面之商標授權契約，並規範家族企業之經營準則，以具體化第二代所有成員之使用權限。若尚未規劃授權細節，即因繼承事實發生，而使繼承人有共有商標權之情形，那麼依照商標法第46條之規定，共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。因此，將會大幅限制商標權利用之彈性，建議若欲以「個人」名義申請商標權，事前規劃好授權細節，將會最有效的減少紛爭。
再者，若是以「企業」名義申請，由於企業體本身即擁有完整之權限，商譽較不易因負責人之變更而有減損之風險，亦可針對企業永續經營制定商標授權條件，例如品質控管，可以將細節要求制訂的更加具體明確，而不再僅依賴家族成員內部的倫理或是道德甚至是習慣所約束，對於企業形象與品質之維持，通常有較佳之效果。
家族企業通常「人治」之色彩較為濃厚，但適當地規劃商標權，對於避免未來糾紛仍無疑是傑出的一手。能夠讓後代穩定擁有商標使用權，大幅度地緩和對遺產分配狀態之不滿，自然就能降低爭訟之機率。期待未來家族企業皆能有此觀念，讓家人繫於情感，共同維護家族聲譽。CIPO
[1] 參新聞：北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭，經濟日報，https://money.udn.com/money/story/12524/4346176
[2] 參最高行政法院108年度判字第602號判決。
[3] 參新聞: 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變！舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解，ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20200204/1599755.htm#ixzz6EZ1XYp2E
[2] 參最高行政法院108年度判字第602號判決。
[3] 參新聞: 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變！舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解，ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20200204/1599755.htm#ixzz6EZ1XYp2E
