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那些年家族企業接班容易忽略的事-
商標申請與授權

March 05, 2020
自人類有歷史以來,權利爭奪的戲碼永遠是屢見不鮮的生活日常。戲劇中高富帥、白富美的二代接班故事,更是用盡心機、高潮迭起,但無論是讓大家笑到捧腹或眼角拭淚的迎接大結局,劇終人散回歸現實之際,還請讓本專欄再來提醒台灣家族企業,在普遍的接班傳統戲碼上演前,別忘了商標的申請與授權!

先來看看現實生活中的案例吧!
(一) 北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭[1]。
在鼎旺案[2]中,林姓創始人在民國81年開設了「鼎旺麻辣鍋」,於民國85年其姊姊也加入幫忙,而姊姊的兒子,即曹姓外甥隨後亦一同加入。直至民國104年姊姊與曹男離開鼎旺,另行開設「老鼎旺麻辣鍋」,曹男同時向智慧局提出「鼎旺」商標之申請並取得註冊。不久,林姓創辦人女兒發現此事後,立即提出異議主張鼎旺是自己的媽媽,即林姓創辦人先使用的,該商標係遭曹男搶註。
 
本案法院認為在該商標註冊日前,申請人曹男曾在鼎旺麻辣鍋工作,應已知他人先使用之事實且服務領域高度類似,又之後其所開設之老鼎旺麻辣鍋,亦可認因業務往來、同業競爭關係,於申請日前即知該商標存在。依商標法第36條第1項第3款「善意」之法律規範意旨,除不知他人已申請商標註冊外,尚包含使用時不知他人已註冊該商標且無不正競爭目的在內,若明知他人商標使用在先,仍為攀附他人已建立之商譽,而繼續使用相同或近似於他人未註冊的商標,縱其使用係在他人商標註冊申請日前,亦難謂「善意」,並無主張善意先使用之餘地,故本案中曹男不得主張之。
 
其實本案尚有一有趣爭點在於,曹男另主張上一代在鼎旺麻辣鍋時期為「合夥」關係,所以是註冊「自己」商標,並非搶註「他人」商標。惟因所提證據無法說服法院該合夥關係,故仍受敗訴之判決。
 
綜上,事業體之組織型態若有變更或有員工流動,皆應作適當之紀錄留存,以期將來能收完足證明實際情形之效。且企業經營者若能自一開始即意識到商標申請註冊之重要性,亦不會再衍生出後續民刑事與行政等多起訴訟。
 
(二) 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變!舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解[3]。
蛋糕雖不如麻辣鍋般令人上火,但南蠻堂這邊也因為傳承接棒出了問題,使兩代人因商標使用問題一言不合對簿公堂。於大同、中山區開店之第二代葉姓經營者控告西門老店的第三代蘇姓負責人。雙方於2018年起,一路從官方網站網址「nanmando」與「nanmantang」之拼音差異,爭到官方文宣中對於品牌創辦人起源歷史之一個事實各自表述。
 
本案從雙方官方網站中可以發現,在進入訴訟前,「南蠻堂」三字之字體設計相同,且所使用之古帆船圖樣亦完全相同,更有甚者,其著名之「加壽蛋糕」日式外包裝,也極為近似。但本案由於相關商標,早由第二代葉姓經營者全數申請註冊完成,故第三代蘇姓負責人便只能選擇在民事商標侵權損害賠償之訴訟中,達成和解。
 
當然,箇中爭執細節因本案最後雙方選擇和解,故旁人並無從得知原委,但此案例卻也正是若確實擁有商標權,則在談判條件上將佔有極大優勢之適例。
 
換句話說,想要完整地擁有具歷史價值之品牌與使用權,提早準備商標權之維護行為,是最好的方式。
 
家族企業接班前應申請商標與規劃授權
所謂家族企業通常泛指組織內主要成員具有親戚關係,且經營參與者常跨越兩個時代。排除單純「一家單傳」而無其他潛在經營者之情形,在其他情形中,若無妥善管理之「接班」計畫,要完成永續經營變幾乎是不可能的任務。
 
若僅就商標權而言,應分為兩個層次。第一個層次是決定將商標權以「個人」或「企業」名義申請註冊,第二個層次則是如何規劃合宜之授權方式。
 
若以「個人」名義申請,第一代商標權人交棒後,通常伴隨主要經營者的改變,此時建議簽訂書面之商標授權契約,並規範家族企業之經營準則,以具體化第二代所有成員之使用權限。若尚未規劃授權細節,即因繼承事實發生,而使繼承人有共有商標權之情形,那麼依照商標法第46條之規定,共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權,應經全體共有人之同意。因此,將會大幅限制商標權利用之彈性,建議若欲以「個人」名義申請商標權,事前規劃好授權細節,將會最有效的減少紛爭。
 
再者,若是以「企業」名義申請,由於企業體本身即擁有完整之權限,商譽較不易因負責人之變更而有減損之風險,亦可針對企業永續經營制定商標授權條件,例如品質控管,可以將細節要求制訂的更加具體明確,而不再僅依賴家族成員內部的倫理或是道德甚至是習慣所約束,對於企業形象與品質之維持,通常有較佳之效果。
 
家族企業通常「人治」之色彩較為濃厚,但適當地規劃商標權,對於避免未來糾紛仍無疑是傑出的一手。能夠讓後代穩定擁有商標使用權,大幅度地緩和對遺產分配狀態之不滿,自然就能降低爭訟之機率。期待未來家族企業皆能有此觀念,讓家人繫於情感,共同維護家族聲譽。CIPO

[1] 參新聞:北市知名麻辣火鍋「鼎旺」二代鬧商標紛爭,經濟日報,https://money.udn.com/money/story/12524/4346176
[2] 參最高行政法院108年度判字第602號判決。
[3] 參新聞: 長崎蛋糕「南蠻堂」鬧家變!舅甥爭商標戰火熄一半…已達成和解
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