美國商標聲明放棄專用權的特點
Jan 20, 2022
按美國商標法規定，對於美國商標申請案中要求放棄專用權的要素，對此的相關規定，即美國商標局審查委員有權要求申請人放棄商標中不可註冊部分的專用權，所謂「不可註冊部分」，即通常所說的缺乏商標顯著性部分，如對所指定之商品具有描述性，或是一般通用名稱等，故，被要求放棄專用權的情況，通常發生於商標在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得註冊的部分。以下茲就美國商標放棄專用權，主要可能情形為缺乏顯著性的詞彙或缺乏顯著性的圖形等的特點作以解析。
美國商標在放棄專用權制度上，申請人亦可以主動提前聲明放棄，以避免後續審查意見時而發生額外費用，同時若商標中該部分僅對個別指定的商品或服務上缺乏顯著性，申請人可以具體聲明僅針對在該個別指定商品及服務上放棄，而在剩餘的項目上繼續享有商標專用權。
由上述情形可知，商標申請人在放棄某部分的專用權後，即視為默認該放棄專用權的部分顯著性較弱，在進行商標近似比對過程當中，放棄專用權的部分雖然顯著性較弱，但是仍不妨礙商標整體比對原則的適用，商標的整體仍然得以註冊保護，且一般消費者在購買商品或服務時，對商標仍是整體作識別，而並不知曉商標權利人是否放棄專用權。放棄專用權制度主要是在商標專用權和其他市場經營者能正當使用權之間的平衡制度，建議企業在商標申請時，可以從商標顯著性、行銷市場上現存使用狀態、商標重要程度以及市場上經營者的使用需求等角度，據以判斷是否需放棄專用權，以據理保護自身商標權益。CIPO
- 缺乏顯著性詞彙的案情:通常，對於單一詞彙是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較爲容易判斷。但在組合詞彙是否應放棄專用權上的疑義，情况會稍微複雜些，簡單來說，判斷標準仍是該組合，即詞彙的組合方式是否具有顯著特徵，美國審查委員均有權要求申請人放棄商標中不可註冊部分的專用權，實務案例中曾發生例如，商標中「KOW」一詞通常對國際分類第29類之商品類項目並無直接的描述性，但是，美國審查委員確認為，本案商標中「KOW」字樣在發音上係呈現與「COW」字樣具有相同的讀音，因此，將「COW」字樣使用在第29類指定商品項目上，將直接表示申請人之商品係由牛肉製成的商品，而有商品特性說明(descriptive of a feature and characteristic of applicant’s goods)之嫌，從而不具特別顯著性，據此，美國審查委員要求申請人必須於答辯時同意聲明放棄據以對「COW」字樣單獨主張專用權。由此案例觀之，值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點。其中，所指“其他特點”述及涵蓋有關産品或服務的任何特點。此外，該情形存在一種特例，即為主要判斷依據在於該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的關聯性等。但該判斷有一定的模糊性，美國審查委員對此有一定主觀的認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分詞彙單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。
- 缺乏顯著性圖形的案情:若商標中的圖形部分僅單純為圖形，並非由任何文字的設計，而該圖形係為指定商品或服務的通用圖形，或對指定商品及服務具有直接描述性，或是僅為裝飾性圖騰，而不能區分商品識別性來源的，則該部分圖形需放棄專用權。再者，另一種情形是，若商標中圖形的部分係由文字所做的圖形化設計，而該文字本身對所指定的商品是缺乏顯著性的，此時，美國審查委員一般仍會要求申請人對該圖形化本身的文字，聲明放棄該部分文字在指定商品上的專用權進行處理。
美國商標在放棄專用權制度上，申請人亦可以主動提前聲明放棄，以避免後續審查意見時而發生額外費用，同時若商標中該部分僅對個別指定的商品或服務上缺乏顯著性，申請人可以具體聲明僅針對在該個別指定商品及服務上放棄，而在剩餘的項目上繼續享有商標專用權。
由上述情形可知，商標申請人在放棄某部分的專用權後，即視為默認該放棄專用權的部分顯著性較弱，在進行商標近似比對過程當中，放棄專用權的部分雖然顯著性較弱，但是仍不妨礙商標整體比對原則的適用，商標的整體仍然得以註冊保護，且一般消費者在購買商品或服務時，對商標仍是整體作識別，而並不知曉商標權利人是否放棄專用權。放棄專用權制度主要是在商標專用權和其他市場經營者能正當使用權之間的平衡制度，建議企業在商標申請時，可以從商標顯著性、行銷市場上現存使用狀態、商標重要程度以及市場上經營者的使用需求等角度，據以判斷是否需放棄專用權，以據理保護自身商標權益。CIPO
