最高法院逆轉判決
Boy London商標維持核駁審定
Boy London商標維持核駁審定
Sep 16, 2022
老字號連鎖眼鏡零售「得恩堂眼鏡股份有限公司」（下簡稱『得恩堂』），於民國107年2月26日以「Boy London」商標（下稱『系爭商標』），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類「蛙鏡、眼鏡胚、光學鏡片、隱形眼鏡盒、眼鏡止滑墊片、泳鏡、透鏡、放大鏡、眼鏡框、眼鏡腳架、眼鏡腳套、眼鏡鏈、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、散光眼鏡、平光眼鏡、凹凸透鏡、安全護目鏡、隱形眼鏡」商品；第35類「眼鏡零售批發」服務；第37類「鐘錶、眼鏡之修理服務」服務及第44類「眼鏡之驗光、眼鏡之配鏡」服務，向我國智財局申請商標註冊，經審查，智財局認定系爭商標有商標法第30條第1項第8款規定「商標有下列情形之一，不得註冊：……八、使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」之適用，依法駁回得恩堂之申請，嗣經得恩堂提起訴願未果，再提起行政訴訟，復經智慧財產法院判決「訴願決定及原處分均撤銷。被告就申請之『Boy London』商標，應作成核准註冊之審定」；惟，智財局認為該智慧財產法院108年度行商訴字第31號行政判決有違誤，向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院審理後，逆轉廢棄智財法院判決，宣告得恩堂仍無法順利取得「Boy London」之商標註冊。
得恩堂認為，其自民國54年設立迄今，始終致力於耕耘本土市場，在臺灣眼鏡市場早已占有一席之地，而包含系爭申請商標文字在內「羅密歐 BOY LONDON」商標，在民國80年間已取得註冊，並於83年移轉登記予得恩堂，得恩堂實際使用該商標時，經常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架與鏡片，暨眼鏡相關之零售批發、維修及配鏡服務，20多年迄今，經由原告之廣泛行銷、聘請當紅明星擔任商品代言人，並於主要媒體刊登宣傳廣告，相關消費者均已知悉系爭申請商標「Boy London」為原告所產製商品及提供服務所使用之商標，而無將其誤認為與英國倫敦有何關聯或其產地、來源地與倫敦有何關聯。
得恩堂認為，其自民國54年設立迄今，始終致力於耕耘本土市場，在臺灣眼鏡市場早已占有一席之地，而包含系爭申請商標文字在內「羅密歐 BOY LONDON」商標，在民國80年間已取得註冊，並於83年移轉登記予得恩堂，得恩堂實際使用該商標時，經常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架與鏡片，暨眼鏡相關之零售批發、維修及配鏡服務，20多年迄今，經由原告之廣泛行銷、聘請當紅明星擔任商品代言人，並於主要媒體刊登宣傳廣告，相關消費者均已知悉系爭申請商標「Boy London」為原告所產製商品及提供服務所使用之商標，而無將其誤認為與英國倫敦有何關聯或其產地、來源地與倫敦有何關聯。
惟，經最高行政法院審理後認為應維持原訴願處分之理由如下：
由前述案例可知，雖得恩堂原持有「羅密歐 BOY LONDON」商標，但其行銷時皆僅使用「BOY LONDON」，雖已行銷多年，但其使用「LONDON」做為商標之一部，且搭配較不具識別性之普通名詞，仍有令消費者誤認混淆其來源產地之可能性，最終無法順利獲得商標權，據此，也藉以提醒各申請人，欲使用地名作為商標權之一部，需先評估有無造成消費者誤認或誤信其產地之可能性，否則可能就會如同本案例般，無法順利取得商標權保護，而損失其投資之申請甚至行銷成本。CIPO
參考資料：
1.智慧財產法院 108 年度行商訴字第 31 號判決
2.最高行政法院 108 年度上字第 1074 號判決
- 當事人申請註冊商標，經主管機關以其申請有商標法第30條第1項其中一款而予否准，其所提起之訴訟類型應為課予義務訴訟。如經法院審查確無該款之事由存在時，然因當事人之申請是否另有商標法第30條第1項其他各款或其他依法不得註冊之事由，尚未明確，法院欲准予當事人之請求，而命主管機關應就相關商標作成核准註冊之審定時，自應就相關申請是否均無商標法所定其他不得註冊之事由，為必要之調查審認，方得為之。原審雖認被上訴人並無此不得註冊之事由，惟卷內並查無原審就商標法所定其他不得註冊之事由，已為必要調查審認之證據資料，則原判決逕予准許被上訴人請求命上訴人就系爭商標作成核准註冊之審定，參照上開規定之說明，此部分即有適用上開規定不當之違法。
- 再者，系爭商標係由「Boy London」二英文單字所構成，為「倫敦男孩」之意，因倫敦係舉世聞名之大都會、英國首都及政治、文化、藝術、時尚中心，為國人所普遍熟知的城市名稱，「London」一字可強烈地指向系爭商標與倫敦這城市之關聯性。系爭商標「Boy London」，消費者應較易受「London」所吸引。而系爭商標指定使用類別，無論男女老少均可能成為受其服務的消費者，故「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，而易被忽略，亦即系爭商標指定之商品或服務，將使消費者產生係來自於倫敦或與倫敦有關之商品或服務的錯覺。
- 最終，雖然得恩堂於原審提出其使用多年，系爭商標已廣為消費者所熟知，具後天是別性，但，商標法第30條第1項第8款，並無類如同法第29條第2項得由商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，並得以與他人之商品或服務相區別而排除適用之規定。而商標如經申請人使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，雖得排除其不具先天識別性之情形，惟尚無法排除商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞規定適用。
由前述案例可知，雖得恩堂原持有「羅密歐 BOY LONDON」商標，但其行銷時皆僅使用「BOY LONDON」，雖已行銷多年，但其使用「LONDON」做為商標之一部，且搭配較不具識別性之普通名詞，仍有令消費者誤認混淆其來源產地之可能性，最終無法順利獲得商標權，據此，也藉以提醒各申請人，欲使用地名作為商標權之一部，需先評估有無造成消費者誤認或誤信其產地之可能性，否則可能就會如同本案例般，無法順利取得商標權保護，而損失其投資之申請甚至行銷成本。CIPO
參考資料：
1.智慧財產法院 108 年度行商訴字第 31 號判決
2.最高行政法院 108 年度上字第 1074 號判決
