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如何防範商標被「廢止」的風險控管
Jan 18, 2021
首按我國商標法規定:商標取得註冊後因未使用或繼續停止使用已滿三年者,構成「廢止」商標註冊的事由。

近期,本所在為企業提供智慧產權諮詢中,瞭解到現今許多企業的商標管理者都存在一個相同的困擾,企業在註冊的一些商標,已不是公司核心經營商品的標誌,但是在未來公司發展的策略上,對該商標又很有可能會投入使用,又或許未來發展中,該商標又可能顯示出較大的商標價值,經營者又想保護住這些無形資產,但是,可能因為企業經營中相關商標管理人員的頻繁更換,而忽略管理商標註冊案,亦或者法律意識不足,很可能導致寶貴的商標一直沒有進行實際使用,在上述的目前我國商標法制度下,商標連續三年不使用,就將有被他人「廢止」掉商標權的風險。
 
導致商標被「廢止」的情形及防範措施,一般來說,導致商標被廢止成功的常見情形,主要有下列幾種:
  1. 商標註冊人收到了商標局核發商標被廢止答辯通知書函,但因商標註冊人法律意識不足,事業忙碌未予以理會等原因,導致答辯提供使用證據超過官方規定期限。
  2. 商標註冊人收到了商標局核發商標被廢止答辯通知書函,但因商標註冊人提交的使用證據,不符合商標局的證據要求,而導致證據未被採納。
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應如何防範商標被「廢止」的措施,主要有下列幾種方式可以進行預防:
  1. 在企業經營中,商標管理者應對銷售、市場、財務等各個重要部門,進行階段性的商標保護意識培訓,將相應的規劃制度盡可能地納入員工手冊中,培育每一位員工對企業本身商標品牌保護之意識。茲就此項商標培訓服務,非常歡迎企業委託樸泰|國泰智慧產權集團協助為企業員工做教育訓練。
  2. 企業應建立「商標管理制度」,讓公司全體人員瞭解商標對企業的重要性,瞭解商標的正確使用,讓相關法務部、企劃部、市場推廣部門、業務部門、財務部等相關同仁,全部投入到商標規範使用和證據有效保存的重要工作中。
  3. 在企業經營使用過程中,將商標進行規範使用,並且對經營中所產生的有關商品銷售、宣傳、推廣等憑證、發票、合約、商品照片等原始證據,進行原件存檔及電子存檔雙重有效保存。
  4. 增強法律意識,對商標局核發之書函及相關正式文件,由專人負責或主管審閱,並在法律要求的有效期內積極的做出決策。
  5. 針對使用中的商標之法律狀態進行不定期查詢,或委託代理事務所對其商標註冊進行監管。
  6. 商標所有註冊人,若註冊人名稱、地址發生異動後,要即時向商標局辦理變更事項申請。

綜上所述,商標註冊人對於一些保護性商標,或者不準備再投入商品生產銷售的商標,在商標註冊成功後,無論是否對商標投入使用,如果想繼續保留住商標權,都應該適時「使用」該商標,並將該使用證據保存下來,一般將商標使用在商品的包裝、交易文書、商標宣傳、展覽等商業活動中,均視為實際使用,並應每年對整體的商品交易流程進行有效的紀錄和公證,這樣未來提交的使用證據也將更具有信服力。最後,提醒企業在採取上述商標被廢止的防範措施和辦法中,規範的進行商標實際使用,並對使用證據進行收集,階段性的進行自查,是非常有必要的,唯一有如此謹慎的隨時做好日常工作商標管理,才能在無預警之情況下,如企業當面臨商標被他人提出「廢止」三年不使用申請之時,能夠進行從容的應對。CIPO
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