智慧財產權業務座談會之商標實務摘要
Sep 14, 2020
109年度智慧財產權業務座談會甫於7~8月舉行完畢，各代理人也利用這個機會，分別以書面或親臨現場，對業務上所遭遇之相關問題，與主管機關「智慧財產局」進行討論，本文茲就此次巡迴座談中，各界對「商標」實務上所遭遇之問題及智財局所做出之回覆，精選幾則與讀者分享，並簡述樸泰｜國泰之觀點或建議，供讀者參考：
一、商標名稱之寫法建議能多加說明或建置專區。近期常接獲審查委員電話要求修正，如設計字、設計圖、設計及圖，但每位審委認定不同，未統一標準。
智財局回覆：商標權以請准註冊的商標圖樣為準，未載入圖樣中之商標名稱，不在商標權的保護範圍。有關商標名稱之寫法，原則上尊重申請人，並不需有統一標準。惟應注意商標名稱與所申請註冊之商標圖樣內涵相符，避免誤解不在商標圖樣上之文字或圖形有取得商標權的疑慮。有關商標名稱書寫方式，請參考「商標註冊申請案件程序審查基準」第四章商標申請書及申請日1.1 商 標 名 稱 (https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260151-e4864aa8a60640a6b2e4ab1d5c24d335.html)。至於同一申請人以相同商標指定使用於不同類別所提出多件註冊申請案，如申請人無特定寫法，本局將請審查人員透過跨科協調討論，提出一致性之修正建議。
樸泰｜國泰觀點：依規定，商標名稱應與所申請註冊之商標圖樣內涵相符，在各申請人委託敝公司申請時，通常敝公司即會依經驗對商標進行分析，來為申請人進行商標名稱之填寫，雖偶有與審查委員意見相佐之時，但在要求進行商標名稱更正時，敝公司仍會考量申請人實際欲保護之範圍，避免喪失申請人之原意或損及申請人之權益。
二、商標圖樣中包含不具識別性部分，如未聲明不專用而核准註冊，無法以商標法第29條第 3項提起異議或評定，建議這類案件可以第29條第3項作為異議或評定之事由。
智財局回覆：
1.商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，故個案中，縱未要求申請人就不具識別性而有致商標權範圍產生疑義之虞的部分聲明不專用，即准予註冊，商標權人仍未就該部分單獨取得排除他人使用的權利。
2.聲明不專用制度，僅是在審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據。
3.目前國際間立法例多朝廢除聲明不專用制度方向考量，避免產生不必要之疑義。但我國於 108 年修法公聽會中，多數意見仍認為有保留作為註冊資訊提供外界參考之必要。但在註冊商標整體具識別性的情形下，有無造成消費者混淆誤認之虞，應以商標圖樣整體加以判斷，至於商標圖樣中不具識別性部分聲明不專用與否，尚不宜單獨作為商標據以爭議的事由，以免影響商標權人之註冊權益。
樸泰｜國泰觀點：實務上，國外之商標具有「聲明不專用制度」之規定者，比例較低，因此，若生爭議，仍應回歸到商標本身之識別性為判斷，實際上確實也不會因「該聲明不專用」而「未聲明不專用」，獲准後即取得該「不專用文字」之專用權，進而排除他人使用的權利；據此，若將其視為可作為異議或評定事由，可能將增加案件審理的繁雜，卻無實際之益處。
三、請問要主張商標案件具有後天識別性，有相關的標準可以參酌嗎？例如曾提出營業人稅額申報書，卻仍然無法認可，請問申請人應提供那些證據？
智財局回覆：
1.有關主張商標具後天識別性的證據方法與認定，請參考本 局 發 布 的 「 商 標 識 別 性 審 查 基 準 5. 」(https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860259-f5cf9-201.html)，其中5.1並例示各種證明取得後天識別性相關證據的類型。
2.申請人對於不具識別性的商標，舉證證明該商標已經使用取得後天識別性者，應注意，越是直接明顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標，所以提出證據數量的多寡，依個案情形而有不同。
3.所舉營業人稅額申報金額，客觀上仍需輔以使用該商標有關的具體事證，始能判斷商標是否因使用而成為申請人商品或服務的識別標識。
樸泰｜國泰觀點：主張後天識別性，係一種綜合性之評估考量，主要係欲證明，商標經申請人大量使用後，已使普羅大眾及消費者都可據以認知其為申請人之表彰，而若單僅營業人稅額之申報金額做判斷，實難以看出端倪或容有偏頗，例如，可能申請人所販售者為極高單價之產品，其僅少量販售，可能就能在稅額之申報上佔有極高之份量，但實際上卻未被廣大之消費者所知悉或認識，其單一證據應難以認列，據此，在主張後天識別性時，敝公司通常依個案進行建議，並盡可能請申請人提供得以相互勾稽之證據，同時從多元角度切入，證明無論是特定或是不特定之消費者，皆可以因申請人之大量使用，而獲悉其為申請人之表彰，進而令商標達到具後天識別性之標準而核准註冊在案。CIPO
參考資料來源：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-880516-64d33-201.html
一、商標名稱之寫法建議能多加說明或建置專區。近期常接獲審查委員電話要求修正，如設計字、設計圖、設計及圖，但每位審委認定不同，未統一標準。
智財局回覆：商標權以請准註冊的商標圖樣為準，未載入圖樣中之商標名稱，不在商標權的保護範圍。有關商標名稱之寫法，原則上尊重申請人，並不需有統一標準。惟應注意商標名稱與所申請註冊之商標圖樣內涵相符，避免誤解不在商標圖樣上之文字或圖形有取得商標權的疑慮。有關商標名稱書寫方式，請參考「商標註冊申請案件程序審查基準」第四章商標申請書及申請日1.1 商 標 名 稱 (https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/dl-260151-e4864aa8a60640a6b2e4ab1d5c24d335.html)。至於同一申請人以相同商標指定使用於不同類別所提出多件註冊申請案，如申請人無特定寫法，本局將請審查人員透過跨科協調討論，提出一致性之修正建議。
樸泰｜國泰觀點：依規定，商標名稱應與所申請註冊之商標圖樣內涵相符，在各申請人委託敝公司申請時，通常敝公司即會依經驗對商標進行分析，來為申請人進行商標名稱之填寫，雖偶有與審查委員意見相佐之時，但在要求進行商標名稱更正時，敝公司仍會考量申請人實際欲保護之範圍，避免喪失申請人之原意或損及申請人之權益。
二、商標圖樣中包含不具識別性部分，如未聲明不專用而核准註冊，無法以商標法第29條第 3項提起異議或評定，建議這類案件可以第29條第3項作為異議或評定之事由。
智財局回覆：
1.商標註冊後，雖然商標圖樣中含有聲明不專用的部分，商標權人仍取得使用整體商標的權利，而非單獨使用商標中特定部分的權利，故個案中，縱未要求申請人就不具識別性而有致商標權範圍產生疑義之虞的部分聲明不專用，即准予註冊，商標權人仍未就該部分單獨取得排除他人使用的權利。
2.聲明不專用制度，僅是在審查程序就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據。
3.目前國際間立法例多朝廢除聲明不專用制度方向考量，避免產生不必要之疑義。但我國於 108 年修法公聽會中，多數意見仍認為有保留作為註冊資訊提供外界參考之必要。但在註冊商標整體具識別性的情形下，有無造成消費者混淆誤認之虞，應以商標圖樣整體加以判斷，至於商標圖樣中不具識別性部分聲明不專用與否，尚不宜單獨作為商標據以爭議的事由，以免影響商標權人之註冊權益。
樸泰｜國泰觀點：實務上，國外之商標具有「聲明不專用制度」之規定者，比例較低，因此，若生爭議，仍應回歸到商標本身之識別性為判斷，實際上確實也不會因「該聲明不專用」而「未聲明不專用」，獲准後即取得該「不專用文字」之專用權，進而排除他人使用的權利；據此，若將其視為可作為異議或評定事由，可能將增加案件審理的繁雜，卻無實際之益處。
三、請問要主張商標案件具有後天識別性，有相關的標準可以參酌嗎？例如曾提出營業人稅額申報書，卻仍然無法認可，請問申請人應提供那些證據？
智財局回覆：
1.有關主張商標具後天識別性的證據方法與認定，請參考本 局 發 布 的 「 商 標 識 別 性 審 查 基 準 5. 」(https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860259-f5cf9-201.html)，其中5.1並例示各種證明取得後天識別性相關證據的類型。
2.申請人對於不具識別性的商標，舉證證明該商標已經使用取得後天識別性者，應注意，越是直接明顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標，所以提出證據數量的多寡，依個案情形而有不同。
3.所舉營業人稅額申報金額，客觀上仍需輔以使用該商標有關的具體事證，始能判斷商標是否因使用而成為申請人商品或服務的識別標識。
樸泰｜國泰觀點：主張後天識別性，係一種綜合性之評估考量，主要係欲證明，商標經申請人大量使用後，已使普羅大眾及消費者都可據以認知其為申請人之表彰，而若單僅營業人稅額之申報金額做判斷，實難以看出端倪或容有偏頗，例如，可能申請人所販售者為極高單價之產品，其僅少量販售，可能就能在稅額之申報上佔有極高之份量，但實際上卻未被廣大之消費者所知悉或認識，其單一證據應難以認列，據此，在主張後天識別性時，敝公司通常依個案進行建議，並盡可能請申請人提供得以相互勾稽之證據，同時從多元角度切入，證明無論是特定或是不特定之消費者，皆可以因申請人之大量使用，而獲悉其為申請人之表彰，進而令商標達到具後天識別性之標準而核准註冊在案。CIPO
參考資料來源：https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-579-880516-64d33-201.html
