當商標遇駁回之規劃策略

Jun 22, 2022

從上文商標駁回高能反轉利器的介紹和分析中，駁回中的申請商標，最終能否獲取註冊，取決於能否在審理期間，舉證商標並存同意書，據以排除引證商標障礙。
 
本文延續商標駁回議題，當在商標申請之前，進行充分的檢索調查，對在先商標前案了然於胸，從而對商標增加設計元素，或提前繞路而行，當然這是一種實用的法律策略。但是，往往對許多商標申請人來說，決定申請的商標，可能因為既有品牌歷史沿革，而為了國際品牌形象統一的考量；或者出於商業號召力等因素的考慮，也因此，申請人常不願意採用退避的商業策略。在此提供商標被駁回的其它應對規劃策略，提供予申請人參考：
​

1. 減縮部分商品或服務項目:在多數申請商標實務案例中，時常遇到引證商標不止一件，有的可能多達四至五件，而引證商標的情況各有不同，有的與申請商標高度近似；有的則近似度較低；有的有惡意搶註的嫌疑，可能藉由提出撤銷方案；有的屬於善意註冊，且已經實際投入商標使用，此一情形則較難以爭辯；有的則明顯沒有投入商標使用，可能藉由提出廢止方案。當遇到這些情況下，就要對各引證商標進行具體分析，倘若屬於高度近似、善意註冊在先且已經投入使用的引證商標，並非覆蓋所有被駁回的商品或服務項目，那麼可以果斷減縮被引證商標覆蓋的項目，減縮之後，引證商標將不再被視為申請商標獲得註冊的阻礙。此時申請人就可以集中精力，根據其它引證商標的具體情況，進行商標不構成近似，指定之商品或服務項目不類似等據以抗辯，再者提出爭議或撤銷、廢止申請，甚至協商商標移轉等各種方法，加以排除該註冊障礙。
2. 徹底清除引證商標障礙:如要徹底清除引證商標障礙的手段，不外乎針對引證商標提出“廢止”申請，主張引證商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者；或提出評定申請或者協商移轉。通常情況下，智慧局做出駁回決定之時，申請商標都面臨哪些引證商標阻礙其註冊之路，就己經確定。申請人如果決意徹底清除引證商標，此時就應該立即採取相應手段。針對申請的商標請求“暫緩審理”，而涉及所指在先商標權利衝突的案件，如果引證商標被提請廢止、評定或者協商移轉等成立，此時權利衝突已消除的，審查委員將根據事實狀態進行審理，申請商標將獲得核准註冊。
3. 提出分割申請:此種對應方法適用於商標被部分駁回的情況，如不欲減縮商品或服務，為避免所指定使用之商品或服務被全部核駁，此時可藉由分割申請，申請分割為兩個以上之註冊申請案，分割後無衝突部分之商品或服務將先行核准審定；有衝突部分之商品或服務如欲取得註冊，需於分割後依期限提出陳述意見答辯，繼續爭取救濟。如果初步審定的部分商品或服務，與申請人意圖從事的商品或服務項目關聯性較大時，則分割申請方法值得推薦，因為初步審定的部分將較快地獲得商標註冊。惟，在此提醒需特別注意者為，依商標法規定，指定使用商品或服務之減縮、註冊申請案之分割，應於核駁審定前為之，以取得註冊。
4. 重新提出新商標申請:可觀諸承審查委員引用前案之情況，判斷主要爭執部分，或商標可考慮將其文字或圖形替換後，另案重新提出新商標之申請，呈現一獨創性之商標，加以獲取新商標權之時機。

前述一系列方法，對商標申請人而言，如果想要申請商標在後續程序中起死回生，就必須抉擇提起上述救濟方式，判決把商標申請人清除引證商標障礙的時間界限，駁回中的申請商標，最終能否獲得核准註冊，取決於能否在最遲審理期間，排除引證商標障礙；駁回申請案的救濟程序和引證商標的確權程序，實際上是在進行一場時間競賽，駁回申請案件的最終結果，不僅和引證商標的確權結果有關，還和確權程序進展的快慢有關，也因此增加了裁判結果的不確定性，這是一個關係著駁回商標申請人實體和程序權利的重大問題，商標申請人應慎重斟酌應對方法，抉擇一個合適的商業策略。CIPO