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當商標遇駁回之規劃策略
Jun 22, 2022
從上文商標駁回高能反轉利器的介紹和分析中,駁回中的申請商標,最終能否獲取註冊,取決於能否在審理期間,舉證商標並存同意書,據以排除引證商標障礙。
本文延續商標駁回議題,當在商標申請之前,進行充分的檢索調查,對在先商標前案了然於胸,從而對商標增加設計元素,或提前繞路而行,當然這是一種實用的法律策略。但是,往往對許多商標申請人來說,決定申請的商標,可能因為既有品牌歷史沿革,而為了國際品牌形象統一的考量;或者出於商業號召力等因素的考慮,也因此,申請人常不願意採用退避的商業策略。在此提供商標被駁回的其它應對規劃策略,提供予申請人參考:
減縮部分商品或服務項目:
在多數申請商標實務案例中,時常遇到引證商標不止一件,有的可能多達四至五件,而引證商標的情況各有不同,有的與申請商標高度近似;有的則近似度較低;有的有惡意搶註的嫌疑,可能藉由提出撤銷方案;有的屬於善意註冊,且已經實際投入商標使用,此一情形則較難以爭辯;有的則明顯沒有投入商標使用,可能藉由提出廢止方案。當遇到這些情況下,就要對各引證商標進行具體分析,倘若屬於高度近似、善意註冊在先且已經投入使用的引證商標,並非覆蓋所有被駁回的商品或服務項目,那麼可以果斷減縮被引證商標覆蓋的項目,減縮之後,引證商標將不再被視為申請商標獲得註冊的阻礙。此時申請人就可以集中精力,根據其它引證商標的具體情況,進行商標不構成近似,指定之商品或服務項目不類似等據以抗辯,再者提出爭議或撤銷、廢止申請,甚至協商商標移轉等各種方法,加以排除該註冊障礙。
徹底清除引證商標障礙:
如要徹底清除引證商標障礙的手段,不外乎針對引證商標提出“廢止”申請,主張引證商標無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者;或提出評定申請或者協商移轉。通常情況下,智慧局做出駁回決定之時,申請商標都面臨哪些引證商標阻礙其註冊之路,就己經確定。申請人如果決意徹底清除引證商標,此時就應該立即採取相應手段。針對申請的商標請求“暫緩審理”,而涉及所指在先商標權利衝突的案件,如果引證商標被提請廢止、評定或者協商移轉等成立,此時權利衝突已消除的,審查委員將根據事實狀態進行審理,申請商標將獲得核准註冊。
提出分割申請:
此種對應方法適用於商標被部分駁回的情況,如不欲減縮商品或服務,為避免所指定使用之商品或服務被全部核駁,此時可藉由分割申請,申請分割為兩個以上之註冊申請案,分割後無衝突部分之商品或服務將先行核准審定;有衝突部分之商品或服務如欲取得註冊,需於分割後依期限提出陳述意見答辯,繼續爭取救濟。如果初步審定的部分商品或服務,與申請人意圖從事的商品或服務項目關聯性較大時,則分割申請方法值得推薦,因為初步審定的部分將較快地獲得商標註冊。惟,在此提醒需特別注意者為,依商標法規定,指定使用商品或服務之減縮、註冊申請案之分割,應於核駁審定前為之,以取得註冊。
重新提出新商標申請:
可觀諸承審查委員引用前案之情況,判斷主要爭執部分,或商標可考慮將其文字或圖形替換後,另案重新提出新商標之申請,呈現一獨創性之商標,加以獲取新商標權之時機。
前述一系列方法,對商標申請人而言,如果想要申請商標在後續程序中起死回生,就必須抉擇提起上述救濟方式,判決把商標申請人清除引證商標障礙的時間界限,駁回中的申請商標,最終能否獲得核准註冊,取決於能否在最遲審理期間,排除引證商標障礙;駁回申請案的救濟程序和引證商標的確權程序,實際上是在進行一場時間競賽,駁回申請案件的最終結果,不僅和引證商標的確權結果有關,還和確權程序進展的快慢有關,也因此增加了裁判結果的不確定性,這是一個關係著駁回商標申請人實體和程序權利的重大問題,商標申請人應慎重斟酌應對方法,抉擇一個合適的商業策略。
CIPO
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