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薛丁格的CLAIM:
​有或沒有的猶豫,可能沒有的結局
Feb 19, 2021
一言以蔽之,在一般情形下,於申請美國專利的過程中,應避免薛丁格式的權利項,亦即令人躊躇於某一成分究竟存不存在的定義,以免造成不必要的專利申請審查延宕與往復。

詳言之,於化學或生物等領域相關的專利案中,常可見以成分之範圍(range)進行定義的權利項,而此一類成分的範圍,或許係以濃度(例如各式百分率)劃定上下界限,就此來說,無論對發明人/申請人一方,或是對承審的專利局一方,表見上殆皆一目瞭然。在一般情況下,既然定有上下界限,在一開始便迴避了開放(open-ended)數值範圍可能有的爭議,權利項的明確性了無疑義──畢竟例若僅定有最低濃度標準之成分定義,其所與生之不明確性,亦是想當然耳。

然而,如果定義之下限為零呢?當該成分之濃度為零時,其自應屬於已不存在;惟以形式意義來說,該權利項既含括該成分,則在形式上依然存在。由是,兩者之間,可能產生矛盾:該成分範圍中,出現可能抹消該成分之特定值。究應如何認定,至少在表見上對權利項之明確範圍(metes and bounds)構成挑戰。揆諸美國專利審查基準及美國法院相關判例,並未直接一概抹煞下限為零之明確性可能,而仍須考其事實脈絡。然而,在美國專利審查實務上,不乏美國審查委員以此認定權利項喪失明確性之事例,致使徒增審查之往返與時間金錢之空費。

以此考量,在一開始擬定權利項成分範圍時,即宜預先編派權利項之次序及內容,使其既於明確性無損,亦不傷害權利項範圍大小,乃可事先消弭爭議於無形,此正所謂善戰者之勝,無智名勇功,同時對涉及該專利申請案之各方皆有節省能量之效果。CIPO
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