新法放寬生物相關發明之序列表提供方式
Jul 22, 2020
去年的10月22日，本專欄針對申請發明專利時，與說明書篇幅有關的收費規定撰寫了短文一篇做了簡單介紹。其中，由於生物相關發明之核苷酸或胺基酸序列表在相關規範上有其特殊性，該篇短文也就此部分特別整理了專利專責機關的兩篇函釋，提醒申請人在申請生物相關發明時須注意其相關規範。
今年4月，為配合法規鬆綁及專利審查實務需求，針對專利法施行細則第17條第6項提出了修正草案，進一步放寬相關規定；嗣，經濟部於6月24日以經智字第10904602910號令，正式發布上開修正規定。以下簡單介紹新舊法的條文比較以及適用上的差異。
一、新舊法條文比較
今年4月，為配合法規鬆綁及專利審查實務需求，針對專利法施行細則第17條第6項提出了修正草案，進一步放寬相關規定；嗣，經濟部於6月24日以經智字第10904602910號令，正式發布上開修正規定。以下簡單介紹新舊法的條文比較以及適用上的差異。
一、新舊法條文比較
二、修法理由
參閱經濟部所發佈的說明，上開條文的修正理由如下：「依現行條文第六項之規定，發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，其序列表為說明書之一部分，故依現行規定，須提出紙本序列表。鑒於序列表係作為審查檢索使用，申請人如檢送專利專責機關規定可供審查檢索使用之電子檔，如 TXT 檔或可複製文字之 PDF 檔，應可免除申請人提供紙本序列表之義務。為落實簡政便民及法規鬆綁，爰明定序列表得以符合專利專責機關規定格式之電子檔為之。」
三、說明分析
本文認為，本次修正影響較為明顯者，應該是仍舊採取紙本遞交申請文件的申請人。
具體地說，近年來由於專利專責機關努力推廣電子化的申請服務，目前申請人委託事務所辦理專利商標申請案時，多數皆已係採取電子申請的方式為之，所檢送的資料原本就是可供複製、搜尋的數位檔案。惟，倘若有申請人仍舊以紙本的形式遞交申請文件，此時該申請案的紙本說明書並不能直接供審查委員進行複製、搜尋等作業。
雖然，生物相關發明之序列表依法屬於說明書之一部，然而紙本的序列表對於審查實務而言，不但作業上十分不便且浪費資源。詳言之，在申請人僅提供紙本序列表的情形下，專利專責機關為了進行前案檢索等審查作業，可能必須通過人力鍵入該等序列內容，或至少在進行光學字元辨識（英語：Optical Character Recognition，OCR）後，仍需進行人力校對；在申請人已檢送序列表之電子資料的情形下，專利專責機關的審查作業顯然將主要以該電子資料進行，僅在發生爭議時才有機會將紙本資料與該電子資料兩者進行核對比較。基於上述理由，紙本說明書中的序列表部分，實用性著實不高，印製該等序列表本身已是一種資源的耗損，其保存也將佔用檔案存放的空間資源。
據上，本次修法將原本「得檢送相符之電子資料」（即有一份說明書中的序列表以及一份額外的電子資料，且兩份相符），修改為「序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之」（只要給一份電子檔即可）。
四、小結
本文認為，新修正的專利法施行細則第17條第6項，確實有助於簡化審查實務作業的進行。需要說明的是，相較於「同時提交紙本序列表及與其相符之電子資料」之作法，未來倘若因技術問題導致申請人所提交的序列表電子檔發生錯誤時，其專利申請案後續應如何補正、申請日應如何認定的問題，將會是後續值得關注的問題之一。CIPO
參閱經濟部所發佈的說明，上開條文的修正理由如下：「依現行條文第六項之規定，發明專利包含一個或多個核苷酸或胺基酸序列者，其序列表為說明書之一部分，故依現行規定，須提出紙本序列表。鑒於序列表係作為審查檢索使用，申請人如檢送專利專責機關規定可供審查檢索使用之電子檔，如 TXT 檔或可複製文字之 PDF 檔，應可免除申請人提供紙本序列表之義務。為落實簡政便民及法規鬆綁，爰明定序列表得以符合專利專責機關規定格式之電子檔為之。」
三、說明分析
本文認為，本次修正影響較為明顯者，應該是仍舊採取紙本遞交申請文件的申請人。
具體地說，近年來由於專利專責機關努力推廣電子化的申請服務，目前申請人委託事務所辦理專利商標申請案時，多數皆已係採取電子申請的方式為之，所檢送的資料原本就是可供複製、搜尋的數位檔案。惟，倘若有申請人仍舊以紙本的形式遞交申請文件，此時該申請案的紙本說明書並不能直接供審查委員進行複製、搜尋等作業。
雖然，生物相關發明之序列表依法屬於說明書之一部，然而紙本的序列表對於審查實務而言，不但作業上十分不便且浪費資源。詳言之，在申請人僅提供紙本序列表的情形下，專利專責機關為了進行前案檢索等審查作業，可能必須通過人力鍵入該等序列內容，或至少在進行光學字元辨識（英語：Optical Character Recognition，OCR）後，仍需進行人力校對；在申請人已檢送序列表之電子資料的情形下，專利專責機關的審查作業顯然將主要以該電子資料進行，僅在發生爭議時才有機會將紙本資料與該電子資料兩者進行核對比較。基於上述理由，紙本說明書中的序列表部分，實用性著實不高，印製該等序列表本身已是一種資源的耗損，其保存也將佔用檔案存放的空間資源。
據上，本次修法將原本「得檢送相符之電子資料」（即有一份說明書中的序列表以及一份額外的電子資料，且兩份相符），修改為「序列表得以專利專責機關規定之電子檔為之」（只要給一份電子檔即可）。
四、小結
本文認為，新修正的專利法施行細則第17條第6項，確實有助於簡化審查實務作業的進行。需要說明的是，相較於「同時提交紙本序列表及與其相符之電子資料」之作法，未來倘若因技術問題導致申請人所提交的序列表電子檔發生錯誤時，其專利申請案後續應如何補正、申請日應如何認定的問題，將會是後續值得關注的問題之一。CIPO
