先說先贏？魚丁糸商標苦戰

Ｍay 24, 2022

2020年七月，樸泰｜國泰就曾針對「蘇打綠」和「魚丁糸」的商標所有權大戰，進行首次的剖析（請參考「魚丁糸」?-演藝團體之商標權歸屬），經過近兩年的各項法律動作，「魚丁糸」方（即成員方）二審仍遭到敗訴判決，期間所衍生出的各項動作，儼然就是商標申請與爭議案活生生的教科書。

首先，「林暐哲音樂社有限公司」102年當時，係以取得成員同意(商標法第３０條第１項第１3款規定『有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限』) ，而註冊取得商標權。
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在雙方不繼續合作後，「魚丁糸」方（即成員方）為了取回商標權，對「蘇打綠」商標提出商標權申請及對原商標提起廢止，同時進行商標權移轉登記之民事訴訟，期能多管齊下，奪回商標權，但卻事與願違。

1.在商標權移轉登記之民事訴訟方面：
法官於判決書（110年度民商上字第7號）中敘明理由為「上訴人（即前述成員方）主張系爭經紀合約、系爭經紀續約為林暐哲音樂社、被上訴人申請註冊系爭商標權之原因關係、其對於「蘇打綠Sodagreen」有共有姓名權，可依據此藝名團名而有商標或其他權利，並依民法第541條第2項、第177條第2項準用同條第1項、第179條後段、第184條第1項前段、依系爭經紀合約終止後之法律關係及信託關係(信託物返還請求權)、借名登記關係請求被上訴人應將系爭商標移轉登記予上訴人共有，均為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。」。

2.在商標廢止部分：
中台廢字第L01090247號廢止處分書主文：第01613820號「蘇打綠 sodagreen」商標指定使用於第3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30、32、33、34、35、38、41、42、43、44、45類商品/服務，及第9類之「USB快閃驅動器、文具用磁鐵、可下載之手機鈴聲、可下載之音樂檔案、平板電腦專用袋、耳機、行動電話護套、音響喇叭、個人數位助理器專用袋、從網際網路下載之音樂、從網際網路下載之書籍、眼鏡、眼鏡盒、麥克風、揚聲器、滑鼠、滑鼠墊、電子出版品、鍵盤手靠」商品之註冊應予廢止；簡單來說，團員方對本案提出商標廢止，雖大部分原先申請的商品或服務皆因團員離開公司，而未能繼續有相關商品或服務產出，惟，握有發行權的「林暐哲音樂社有限公司」，仍持續有販售「光碟」產品的證明，因此在眾多商品及服務項目被廢止的同時，「光碟」產品成為唯一被保留下來的項目，其實這也呼應樸泰｜國泰於商標申請時常常提醒客戶要注意的事項為，盡量選擇眼前或未來有可能發展的商品項目或服務，以免在遭到爭議時，無法進行舉證而遭廢止，在這裡也再次得到印證。
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3.在商標新申請部分：
由智慧局（111）慧商40055字第11190130680號核駁先行通知函可知：本件商標圖樣上之「蘇打綠」與註冊在先之第1310955、1613820號「蘇打綠sodagreen」商標圖樣相較（即「林暐哲音樂社有限公司」所原有之商標），均有相同之「蘇打綠」構成之識別部分，商標應屬近似，復本件指定使用於「唱片、光碟、音樂錄製、唱片錄音服務、………、音樂作曲服務、歌曲寫作」等商品與服務，與註冊據駁商標指定使用於「影碟、唱片、光碟」等商品相較，其性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之處，且其所提供之服務性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上，具有共同或關聯之處，應屬同一或類似商品與服務，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，有致相關消費者混淆誤認之虞，有前揭法條規定之情事。即是因為原商標權人尚保有了「光碟」產品的商標權，導致成員方新申請案中最主要的第9類商品及第41類服務，仍遭該前案阻攔，而遲遲無法取得商標權。
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​以上，雖對一般消費者來說，可能只是一個娛樂新聞，事實上蘊含了包含商標的新申請、維權乃至訴訟案，皆不失一個十分良好的教學範例，在關注新聞的同時，恰巧也可以藉機認知到相關的知識，可謂一舉數得無誤。​CIPO

後記：在本文上刊數日後，林暐哲音樂社有限公司之負責人林暐哲於5/30日突然宣布：「我決定放棄商標的所有權，並祝福這個名字有更好的未來」，目前雖尚未見有拋棄商標權或移轉等動作，不過，看來像是在適度維權並證明商標所有權後，釋出善意，讓此爭議可以圓滿落幕，也在一片輿論中為自己平反；而爭議是否平息，則視後續是否有實質動作而定。