發明人應重視實質專利核准內容
以提升專利含金量
以提升專利含金量
Ｍay 20, 2022
接獲美國專利核准通知（Notice of Allowance）是專利申請極為重要之一環，象徵發明人已通過最危險的深水區，取得專利權已只有一步之遙。
然而，表面上看起來相同的核准通知，其實不代表發明人獲得的實質核准範圍相同。就好像在通膨時代裡，儘管商品價格相同，內容物卻可能縮水不少。消費者一般對於後者的情況較為敏感，但是發明人對於類似情事的實質核准內容縮水卻不見得了解或知悉，儘管這卻是遠比一般普通商品縮水更嚴重的事情。
為什麼發明人接獲了對於既有權利項範圍的核准通知，卻有可能在最後其實只有取得該範圍的一部份，而其他部分其實不能在日後主張，等同最終以不划算的數倍金額取得單位無形財產？
其中最關鍵的部分，在於美國禁反言法則（Estoppel）的適用，而這項法則並不會在發明人與專利局來往時馬上浮現，往往要在後期的議定專利價值，甚至訴訟攻防上才在最後一刻揭露其真正面目及殺傷力。有經驗的合格代理人應該要在取得專利核准通知之前，為發明人在事前盡其合理可能避免無謂的禁反言專利範圍損失。
根據美國聯邦巡迴法院近來的判決，禁反言法則甚至已經從對於新穎性（Novelty）或明顯性（Obviousness）的爭執及修改，擴張到對於明確性（Definiteness）的修改。也就是說，即使發明人只對於權利項文字進行語義上的修正，也有可能觸犯禁反言法則，造成變相放棄（disclaim）部分專利內容！
同樣地，發明人若取消（cancel）權利項，如果沒有進行完整對應的處理，也有相當可能導致最終被認定該部分內容已被放棄，即使獨立項的字面仍然涵蓋其範圍，這是相當危險的事情。
影響所及，發明人與專利代理人對於非必要的修改（revision, rewording, etc.）或取消（cancellation）必須採取謹慎的角度，從全觀的角度俯瞰思考，尤其是考慮專利最重要的後期運用及範圍，避免拿到乙紙重量其實較輕的核准通知。
如果對於權利範圍的修改或取消仍有疑慮，或經專業判斷仍有機會不修改或取消，便應該優先把握美國專利局的面詢制度，先探測審查委員的底線，避免輕易進行原無必要的修改或取消，白白浪費自己的權利範圍。CIPO
然而，表面上看起來相同的核准通知，其實不代表發明人獲得的實質核准範圍相同。就好像在通膨時代裡，儘管商品價格相同，內容物卻可能縮水不少。消費者一般對於後者的情況較為敏感，但是發明人對於類似情事的實質核准內容縮水卻不見得了解或知悉，儘管這卻是遠比一般普通商品縮水更嚴重的事情。
為什麼發明人接獲了對於既有權利項範圍的核准通知，卻有可能在最後其實只有取得該範圍的一部份，而其他部分其實不能在日後主張，等同最終以不划算的數倍金額取得單位無形財產？
其中最關鍵的部分，在於美國禁反言法則（Estoppel）的適用，而這項法則並不會在發明人與專利局來往時馬上浮現，往往要在後期的議定專利價值，甚至訴訟攻防上才在最後一刻揭露其真正面目及殺傷力。有經驗的合格代理人應該要在取得專利核准通知之前，為發明人在事前盡其合理可能避免無謂的禁反言專利範圍損失。
根據美國聯邦巡迴法院近來的判決，禁反言法則甚至已經從對於新穎性（Novelty）或明顯性（Obviousness）的爭執及修改，擴張到對於明確性（Definiteness）的修改。也就是說，即使發明人只對於權利項文字進行語義上的修正，也有可能觸犯禁反言法則，造成變相放棄（disclaim）部分專利內容！
同樣地，發明人若取消（cancel）權利項，如果沒有進行完整對應的處理，也有相當可能導致最終被認定該部分內容已被放棄，即使獨立項的字面仍然涵蓋其範圍，這是相當危險的事情。
影響所及，發明人與專利代理人對於非必要的修改（revision, rewording, etc.）或取消（cancellation）必須採取謹慎的角度，從全觀的角度俯瞰思考，尤其是考慮專利最重要的後期運用及範圍，避免拿到乙紙重量其實較輕的核准通知。
如果對於權利範圍的修改或取消仍有疑慮，或經專業判斷仍有機會不修改或取消，便應該優先把握美國專利局的面詢制度，先探測審查委員的底線，避免輕易進行原無必要的修改或取消，白白浪費自己的權利範圍。CIPO
