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發明人應重視實質專利核准內容
​以提升專利含金量
May 20, 2022
接獲美國專利核准通知(Notice of Allowance)是專利申請極為重要之一環,象徵發明人已通過最危險的深水區,取得專利權已只有一步之遙。

然而,表面上看起來相同的核准通知,其實不代表發明人獲得的實質核准範圍相同。就好像在通膨時代裡,儘管商品價格相同,內容物卻可能縮水不少。消費者一般對於後者的情況較為敏感,但是發明人對於類似情事的實質核准內容縮水卻不見得了解或知悉,儘管這卻是遠比一般普通商品縮水更嚴重的事情。

為什麼發明人接獲了對於既有權利項範圍的核准通知,卻有可能在最後其實只有取得該範圍的一部份,而其他部分其實不能在日後主張,等同最終以不划算的數倍金額取得單位無形財產?

其中最關鍵的部分,在於美國禁反言法則(Estoppel)的適用,而這項法則並不會在發明人與專利局來往時馬上浮現,往往要在後期的議定專利價值,甚至訴訟攻防上才在最後一刻揭露其真正面目及殺傷力。有經驗的合格代理人應該要在取得專利核准通知之前,為發明人在事前盡其合理可能避免無謂的禁反言專利範圍損失。

根據美國聯邦巡迴法院近來的判決,禁反言法則甚至已經從對於新穎性(Novelty)或明顯性(Obviousness)的爭執及修改,擴張到對於明確性(Definiteness)的修改。也就是說,即使發明人只對於權利項文字進行語義上的修正,也有可能觸犯禁反言法則,造成變相放棄(disclaim)部分專利內容!

同樣地,發明人若取消(cancel)權利項,如果沒有進行完整對應的處理,也有相當可能導致最終被認定該部分內容已被放棄,即使獨立項的字面仍然涵蓋其範圍,這是相當危險的事情。

影響所及,發明人與專利代理人對於非必要的修改(revision, rewording, etc.)或取消(cancellation)必須採取謹慎的角度,從全觀的角度俯瞰思考,尤其是考慮專利最重要的後期運用及範圍,避免拿到乙紙重量其實較輕的核准通知。
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如果對於權利範圍的修改或取消仍有疑慮,或經專業判斷仍有機會不修改或取消,便應該優先把握美國專利局的面詢制度,先探測審查委員的底線,避免輕易進行原無必要的修改或取消,白白浪費自己的權利範圍。​CIPO
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