漫談一案兩請與公眾審查制度下的
第三人意見書（上篇）
第三人意見書（上篇）
Aug 24, 2020
今年的2月20日，本專欄刊載有《我該選擇「發明專利」或「新型專利」？》一文，對發明與新型兩個專利類型做了一個非常概略性的簡單介紹。本文擬搭配近期專利法施行細則第39條之修正，延續該議題做更進一步的探討。
一、禁止重複專利原則：
專利權的本質係國家授予的一種排他性權利，且此一排他性權利具有可授權以及可轉讓的性質，倘若國家針對相同的發明創作重複核准專利，則可能導致併存的權利間發生相互衝突之問題。舉例來說，若針對同一技術同時核准專利給甲和乙，則甲可以行使排他權禁止乙實施該技術、乙亦可以行使排他權禁止甲實施該技術，如此將妨礙先進技術於市場上的流通與活化，有違專利法之立法本旨；縱使政府未將單一技術同時核准與二人，而係重複核准A、B兩個相同的專利給丙一人，由於丙日後可能將A、B單獨或分別轉讓給他人，亦可能單獨或分別授權他人實施，因此，仍將發生前述權利衝突之問題。基於前述考量，禁止重複專利原則乃成為專利制度重要的基本原則之一。
二、發明與新型專利的一案兩請：
(一) 何謂一案兩請：
在我國，假使同一人先後申請了兩件以上相同的發明專利，則依照專利法第31條之規定，僅最先申請者可獲准專利；倘若其係在同一日提出兩件以上相同的發明專利申請，則同樣依照專利法第31條之規定，應通知該申請人限期擇一，否則均不予發明專利。惟，在有區分發明與新型專利制度的國家，倘若申請人就相同的技術內容同時提出發明及新型專利之申請，此即所謂的「一案兩請」。
由於多數國家的發明專利採實體審查，新型專利採形式審查，因此在實務操作上須有不同的處理方式，其具體作法視各國法制規定而有所不同。舉例來說，德國例外允許權利併存，但要求權利人行使權利時必須擇一；日本不允許同時申請發明及新型，但在實用新型授權登記後，允許在符合條件的前提下基於已授權的實用新型提出發明申請；韓國由於新型與發明同採實體審查制，因此採用類似我國專利法第31規定之方式處理；中國大陸不允許權利併存，而採取權利接續的做法。
(二) 我國一案兩請制度的變革：
1.新型專利的審查由實質審查改為形式審查：
我國早年的新型專利審查程序，係採取類似韓國新型專利的實體審查制，因此，當時法律上並無專門處理一案兩請情形的規定，而係採用類似我國現行法第31條之程序辦理。
嗣後，於民國93年7月1日起新型專利改採形式審查，實務上，專利專責機關不會在審查新型專利的過程中主動發現是否有相同技術的發明申請案，因此僅於審查發明專利時審究有無一案兩請之情形，若發現有同日申請的新型專利，則通知申請人擇一申請，除非申請人選擇發明案，否則將不續行發明專利之實體審查。如下列各圖所示：
一、禁止重複專利原則：
專利權的本質係國家授予的一種排他性權利，且此一排他性權利具有可授權以及可轉讓的性質，倘若國家針對相同的發明創作重複核准專利，則可能導致併存的權利間發生相互衝突之問題。舉例來說，若針對同一技術同時核准專利給甲和乙，則甲可以行使排他權禁止乙實施該技術、乙亦可以行使排他權禁止甲實施該技術，如此將妨礙先進技術於市場上的流通與活化，有違專利法之立法本旨；縱使政府未將單一技術同時核准與二人，而係重複核准A、B兩個相同的專利給丙一人，由於丙日後可能將A、B單獨或分別轉讓給他人，亦可能單獨或分別授權他人實施，因此，仍將發生前述權利衝突之問題。基於前述考量，禁止重複專利原則乃成為專利制度重要的基本原則之一。
二、發明與新型專利的一案兩請：
(一) 何謂一案兩請：
在我國，假使同一人先後申請了兩件以上相同的發明專利，則依照專利法第31條之規定，僅最先申請者可獲准專利；倘若其係在同一日提出兩件以上相同的發明專利申請，則同樣依照專利法第31條之規定，應通知該申請人限期擇一，否則均不予發明專利。惟，在有區分發明與新型專利制度的國家，倘若申請人就相同的技術內容同時提出發明及新型專利之申請，此即所謂的「一案兩請」。
由於多數國家的發明專利採實體審查，新型專利採形式審查，因此在實務操作上須有不同的處理方式，其具體作法視各國法制規定而有所不同。舉例來說，德國例外允許權利併存，但要求權利人行使權利時必須擇一；日本不允許同時申請發明及新型，但在實用新型授權登記後，允許在符合條件的前提下基於已授權的實用新型提出發明申請；韓國由於新型與發明同採實體審查制，因此採用類似我國專利法第31規定之方式處理；中國大陸不允許權利併存，而採取權利接續的做法。
(二) 我國一案兩請制度的變革：
1.新型專利的審查由實質審查改為形式審查：
我國早年的新型專利審查程序，係採取類似韓國新型專利的實體審查制，因此，當時法律上並無專門處理一案兩請情形的規定，而係採用類似我國現行法第31條之程序辦理。
嗣後，於民國93年7月1日起新型專利改採形式審查，實務上，專利專責機關不會在審查新型專利的過程中主動發現是否有相同技術的發明申請案，因此僅於審查發明專利時審究有無一案兩請之情形，若發現有同日申請的新型專利，則通知申請人擇一申請，除非申請人選擇發明案，否則將不續行發明專利之實體審查。如下列各圖所示：
在此期間，民間流行的變通作法是先提交發明專利之申請，待不同申請日再另行提交新型專利申請，以實質規避同日申請應限期擇一等程序規定。如下圖所示：
2、由權利消滅制走入權利接續制：
到了100年專利法全文修正時，為了明確相關法律規範，遂增訂專利法第32條專門處理此種一案兩請的申請類型。當年的修法理由提到：「申請人經通知選擇其一後，如選擇新型專利權，該發明專利申請案即不予專利，固無疑問。惟如其選擇發明時，因新型已取得專利權，基於禁止重複授予專利權之原則，爰於第二項規定，其新型專利權視為自始不存在。」等內容，明定在申請人在新型專利與發明專利之間選擇了發明專利後，即徹底喪失新型專利對其賦予的保護作用。另一方面，當年更修法明定「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」，其理由在於，如相同技術內容的新型專利權已當然消滅或撤銷確定，該技術已成為公共財，不應再准予發明專利權使其再次被依法壟斷。
前述修正內容，預定於102年1月1日生效施行，惟實際施行前，實務上針對100年修法時採取權利消滅制的做法產生了許多討論，民間有大量的呼聲希望能借鑑中國大陸的立法方式，採取權利接續的做法，以保障專利申請人的權益。於是，102年5月31日又進一步對專利法第32條進一步修正，由原先的權利消滅制改為權利接續制。
3、權利消滅制與權利接續制的主要差異：
先參閱下表所示102年6月13日生效施行前後之專利法第32條新舊法比較：
到了100年專利法全文修正時，為了明確相關法律規範，遂增訂專利法第32條專門處理此種一案兩請的申請類型。當年的修法理由提到：「申請人經通知選擇其一後，如選擇新型專利權，該發明專利申請案即不予專利，固無疑問。惟如其選擇發明時，因新型已取得專利權，基於禁止重複授予專利權之原則，爰於第二項規定，其新型專利權視為自始不存在。」等內容，明定在申請人在新型專利與發明專利之間選擇了發明專利後，即徹底喪失新型專利對其賦予的保護作用。另一方面，當年更修法明定「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。」，其理由在於，如相同技術內容的新型專利權已當然消滅或撤銷確定，該技術已成為公共財，不應再准予發明專利權使其再次被依法壟斷。
前述修正內容，預定於102年1月1日生效施行，惟實際施行前，實務上針對100年修法時採取權利消滅制的做法產生了許多討論，民間有大量的呼聲希望能借鑑中國大陸的立法方式，採取權利接續的做法，以保障專利申請人的權益。於是，102年5月31日又進一步對專利法第32條進一步修正，由原先的權利消滅制改為權利接續制。
3、權利消滅制與權利接續制的主要差異：
先參閱下表所示102年6月13日生效施行前後之專利法第32條新舊法比較：
相較於先前未有「一案兩請」之明文規範的時期，制定有關「一案兩請」之規範後，最明顯的差異在於通知申請人限期擇一的時間點。無論係採權利消滅制或權利接續制，都是在「發明專利核准審定前」，而非如過往在審查發明的過程即要求申請人限期擇一。惟，就申請人選擇發明專利後的效果，權利消滅制則與過往做法較為接近。如下列各圖所示：
而權利消滅制與權利接續制最重要的差異，即在於申請人選擇發明專利之效果。在權利接續制的設計之下，倘申請人選擇發明專利，其新型專利之權利並非自始消滅，而係自發明專利公告日消滅，換言之，以發明專利公告之日為切分點，於該日之前，專利權人得以新型專利主張權利；於該日之後，專利權人亦得以發明專利主張權利。惟須注意的是，如欲享有此權利接續之優惠，必須在提出專利申請的同時，即主動聲明於同日進行了一案兩請的申請。請參下列各圖所示：相同的創作已於同日申請發明專利
前述有關一案兩請之聲明，在發明專利以及新型專利的申請書中皆有對應欄位，於申請時兩案均須分別勾選。實務上，專利專責機關在公告新型專利時，亦將據此在公告案件的備註欄中註記「相同的創作已於同日申請發明專利」等內容，以便公眾能由此得知尚有其他與該新型專利之技術相關聯的專利申請案。CIPO
延伸閱讀：漫談一案兩請與公眾審查制度下的第三人意見書(下篇)
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