漫談一案兩請與公眾審查制度下的
第三人意見書（下篇）
第三人意見書（下篇）
Aug 24, 2020
三、發明專利的公眾審查：
有別於我國的新型專利已經改採形式審查，發明專利仍舊是採取實質審查制，亦即，認定確實符合新穎性、進步性以及產業利用性等專利要件後，再授予申請人專利權。惟，考慮到專責機關的審查能量有限，現實上難以期待審查人員在有限的審查期間內找出所有的技術文獻，並據以對申請案進行充分、完整的審查。基於前述原因，各國除了投入更多行政資源、與其他國家進行合作外，亦將「公眾審查」制度做為重要的解決方案之一。
目前各國所建立用於進行公眾審查的具體程序規定略有不同，但可依據核准前後的時間點差異，將主要的公眾審查程序概略地區分為兩大類。有關核准後的公眾審查，在我國主要係通過規範於專利法第73條的「舉發」程序進行；有關核准前的公眾審查，在我國則係通過規範於專利法施行細則第39條的「陳述意見」程序進行。
四、第三人意見書的提出：
實務上，若要對他人已核准的專利提出舉發申請，須向專利專責機關提出舉發申請書；倘若係針對他人尚未核准的專利申請案提出陳述意見，則係以提出「第三人意見書」的方式進行。舉發既然係針對核准公告後的專利，其提出時點自然係在專利核准公告後，然而，針對尚未核准公告的專利申請案，又該在什麼時點提出「第三人意見書」呢？
(一) 專利法施行細則第39條的修正：
今年4月，為配合法規鬆綁及專利審查實務需求，針對專利法施行細則第39條提出了修正草案；嗣，經濟部於6月24日以經智字第10904602910號令，正式發布上開修正規定。以下簡單介紹新舊法的條文比較以及適用上的差異。
1、新舊法的條文比較：
有別於我國的新型專利已經改採形式審查，發明專利仍舊是採取實質審查制，亦即，認定確實符合新穎性、進步性以及產業利用性等專利要件後，再授予申請人專利權。惟，考慮到專責機關的審查能量有限，現實上難以期待審查人員在有限的審查期間內找出所有的技術文獻，並據以對申請案進行充分、完整的審查。基於前述原因，各國除了投入更多行政資源、與其他國家進行合作外，亦將「公眾審查」制度做為重要的解決方案之一。
目前各國所建立用於進行公眾審查的具體程序規定略有不同，但可依據核准前後的時間點差異，將主要的公眾審查程序概略地區分為兩大類。有關核准後的公眾審查，在我國主要係通過規範於專利法第73條的「舉發」程序進行；有關核准前的公眾審查，在我國則係通過規範於專利法施行細則第39條的「陳述意見」程序進行。
四、第三人意見書的提出：
實務上，若要對他人已核准的專利提出舉發申請，須向專利專責機關提出舉發申請書；倘若係針對他人尚未核准的專利申請案提出陳述意見，則係以提出「第三人意見書」的方式進行。舉發既然係針對核准公告後的專利，其提出時點自然係在專利核准公告後，然而，針對尚未核准公告的專利申請案，又該在什麼時點提出「第三人意見書」呢？
(一) 專利法施行細則第39條的修正：
今年4月，為配合法規鬆綁及專利審查實務需求，針對專利法施行細則第39條提出了修正草案；嗣，經濟部於6月24日以經智字第10904602910號令，正式發布上開修正規定。以下簡單介紹新舊法的條文比較以及適用上的差異。
1、新舊法的條文比較：
2、舊法將提交陳述意見限制於發明專利申請案「公開後」之原因：
本次修正前的條文內容係在101年修法時所增訂，當年的增訂理由提到「發明專利申請案採早期公開制度，任何人對於已公開之發明如認有不予專利事由，於審查程序終結之前，得向專利專責機關提供參考資料，以增進審查之正確性及效率，此於現行實務行之有年，爰參考日本特許法施行規則第十三條之二及大陸地區專利法實施細則第四十八條規定予以明文……。」等內容，可知當時預設的立場是因為我國發明專利有採取早期公開制度，一般公眾在發明專利審定前，可以根據早期公開的內容得知申請中的專利申請案。據此，乃明訂任何人得於發明專利申請案公開後至審定前，向專利專責機關提交陳述意見。
事實上，在101年前後，包括我國在內的許多國家，針對發明專利的審查往往要花兩到三年以上，而早期公開制度則要求自申請日起（如有主張優先權，自優先權日起算）18個月強制將專利申請案的內容公開，此外，也有部分申請人會主動要求將其申請案提前公開。因此之故，在當時的時空背景下，舊法的問題並不明顯。
3、修法所欲解決的問題：
近年來，各國通過各種加速審查的機制縮短發明專利的審查期間，效率已有顯著提升，我國截至108年底的統計資料顯示，初審審結的平均時間已經縮短為14個月，甚至短於早期公開制度所訂18個月的期限。如此，相同產業的其他競爭者，將無從針對專利申請案提出「第三人意見書」，而僅能在專利公告核准後，對已核准的專利提起舉發，不啻將使原先公眾審查機制的效益大打折扣。基此，本次修法決定將原先關於「公開後」之限制條件予以刪除，以放寬得提出「第三人意見書」的時點。
詳言之，原先會設此一條件，很可能係想當然爾地認為倘若申請案尚未公開，一般情形下他人應不易知悉申請案之存在，縱使得 之競爭者已提交相關技術之專利申請，亦未必能具體特定出對應的案件編號。然而在事實上，倘若申請人於我國提出甲申請後，又在其他國家提出乙申請案並且主張甲案之優先權，而該乙案因提早公開或較早獲准而公告在先，此時便可由該乙案的公開資訊獲知我國甲案的存在；此外，隨著我國有關一案兩請規定的明文化以及操作細節的落實，他人亦可由一案兩請新型的公告資訊中，獲悉對應發明申請案存在之事實。顯然，舊法有關「公開後」之限制條件並無必要。
(二) 「發明專利申請案第三方意見作業要點」的制訂：
為了將公眾審查的機制建立地更完善，專利專責機關更於今年7月24日預告訂定「發明專利申請案第三方意見作業要點」（下稱要點）草案，以利有意循此機制提交陳述意見之公眾遵循。
在前述要點草案第4點明定提交第三方意見時，應載明該發明專利申請案號；第6點進一步補充說明，如欲針對的發明專利申請案，係已聲明一案兩請之新型公告案的對應案，則前述應載明之發明專利申請案號，得填載該新型專利案之申請案號。易言之，倘若公眾係因他國專利案主張我國母案優先權而知悉發明案之存在，由於此時將一併得知該母案之申請號，因此直接填寫即可；惟，倘若係因該新型專利案的公告資訊載明「相同的創作已於同日申請發明專利」，而欲針對該發明專利提交第三方意見，此時由於尚不能得知發明專利的申請案號，因此例外可以填寫一案兩請的新型案之申請號做為代替。
五、小結：
行文至此，可能有部分申請人會擔心他人看到公告的新型專利後，對一案兩請的發明提出「第三人意見書」，因而顧慮是否仍要以一案兩請的方式提出專利申請。惟，本文認為是否要提出一案兩請，抑或是單純提交發明申請即可，仍應回歸自身需求面去做考慮，而毋庸過於顧忌所謂的公眾審查。一方面，發明是否能承受公眾審查的挑戰，最核心的關鍵還是技術本身，倘若針不具備可專利要件，縱使核准後仍有可能被競爭對手提起舉發；另一方面，在申請的過程中對申請專利範圍的修改往往有較大的彈性，倘若妥善運用此階段強化自身專利，後續獲准的權利也有可能更加穩定。CIPO
延伸閱讀：漫談一案兩請與公眾審查制度下的第三人意見書(上篇)
本次修正前的條文內容係在101年修法時所增訂，當年的增訂理由提到「發明專利申請案採早期公開制度，任何人對於已公開之發明如認有不予專利事由，於審查程序終結之前，得向專利專責機關提供參考資料，以增進審查之正確性及效率，此於現行實務行之有年，爰參考日本特許法施行規則第十三條之二及大陸地區專利法實施細則第四十八條規定予以明文……。」等內容，可知當時預設的立場是因為我國發明專利有採取早期公開制度，一般公眾在發明專利審定前，可以根據早期公開的內容得知申請中的專利申請案。據此，乃明訂任何人得於發明專利申請案公開後至審定前，向專利專責機關提交陳述意見。
事實上，在101年前後，包括我國在內的許多國家，針對發明專利的審查往往要花兩到三年以上，而早期公開制度則要求自申請日起（如有主張優先權，自優先權日起算）18個月強制將專利申請案的內容公開，此外，也有部分申請人會主動要求將其申請案提前公開。因此之故，在當時的時空背景下，舊法的問題並不明顯。
3、修法所欲解決的問題：
近年來，各國通過各種加速審查的機制縮短發明專利的審查期間，效率已有顯著提升，我國截至108年底的統計資料顯示，初審審結的平均時間已經縮短為14個月，甚至短於早期公開制度所訂18個月的期限。如此，相同產業的其他競爭者，將無從針對專利申請案提出「第三人意見書」，而僅能在專利公告核准後，對已核准的專利提起舉發，不啻將使原先公眾審查機制的效益大打折扣。基此，本次修法決定將原先關於「公開後」之限制條件予以刪除，以放寬得提出「第三人意見書」的時點。
詳言之，原先會設此一條件，很可能係想當然爾地認為倘若申請案尚未公開，一般情形下他人應不易知悉申請案之存在，縱使得 之競爭者已提交相關技術之專利申請，亦未必能具體特定出對應的案件編號。然而在事實上，倘若申請人於我國提出甲申請後，又在其他國家提出乙申請案並且主張甲案之優先權，而該乙案因提早公開或較早獲准而公告在先，此時便可由該乙案的公開資訊獲知我國甲案的存在；此外，隨著我國有關一案兩請規定的明文化以及操作細節的落實，他人亦可由一案兩請新型的公告資訊中，獲悉對應發明申請案存在之事實。顯然，舊法有關「公開後」之限制條件並無必要。
(二) 「發明專利申請案第三方意見作業要點」的制訂：
為了將公眾審查的機制建立地更完善，專利專責機關更於今年7月24日預告訂定「發明專利申請案第三方意見作業要點」（下稱要點）草案，以利有意循此機制提交陳述意見之公眾遵循。
在前述要點草案第4點明定提交第三方意見時，應載明該發明專利申請案號；第6點進一步補充說明，如欲針對的發明專利申請案，係已聲明一案兩請之新型公告案的對應案，則前述應載明之發明專利申請案號，得填載該新型專利案之申請案號。易言之，倘若公眾係因他國專利案主張我國母案優先權而知悉發明案之存在，由於此時將一併得知該母案之申請號，因此直接填寫即可；惟，倘若係因該新型專利案的公告資訊載明「相同的創作已於同日申請發明專利」，而欲針對該發明專利提交第三方意見，此時由於尚不能得知發明專利的申請案號，因此例外可以填寫一案兩請的新型案之申請號做為代替。
五、小結：
行文至此，可能有部分申請人會擔心他人看到公告的新型專利後，對一案兩請的發明提出「第三人意見書」，因而顧慮是否仍要以一案兩請的方式提出專利申請。惟，本文認為是否要提出一案兩請，抑或是單純提交發明申請即可，仍應回歸自身需求面去做考慮，而毋庸過於顧忌所謂的公眾審查。一方面，發明是否能承受公眾審查的挑戰，最核心的關鍵還是技術本身，倘若針不具備可專利要件，縱使核准後仍有可能被競爭對手提起舉發；另一方面，在申請的過程中對申請專利範圍的修改往往有較大的彈性，倘若妥善運用此階段強化自身專利，後續獲准的權利也有可能更加穩定。CIPO
延伸閱讀：漫談一案兩請與公眾審查制度下的第三人意見書(上篇)
