英國正式退歐後，應如何繼續保護英國商標

March 18, 2020

英國與歐盟已正式簽署退出歐盟共同體協議，雙方協議英國自2020年1月31日正式脫離歐盟確定生效，依雙方協定，英國脫離歐盟的過渡期間從2020年2月1日開始至2020年12月31日結束，然而在過渡期前已經註冊的歐盟商標是否在英國繼續有效的問題，一直讓企業們困擾著，本文將關心其變化重點讓企業們進一步了解。
 
根據英國與歐盟雙方協議，在過渡期結束前，也就是2020年12月31日結束前，已經被註冊的歐盟商標持有人，無須重新審查，即可成為英國可比的註冊和可以執行的知識產權持有人，將繼續在脫離歐盟後的英國有效，在過渡期內，一切將照舊，英國知識產權系統將不會發生變更。到了過渡期結束時，英國知識產權局才會有所行動。
 
自2021年1月1日起，歐盟商標將不再保護英國的商標。依照脫歐協議，2021年1月1日，英國知識產權局將使權利人的現有歐盟商標轉換為相應的英國商標，現有的歐盟商標的保護範圍仍然涵蓋所有歐盟成員國，英國企業仍然可以向歐盟知識產權局申請歐盟商標，脫離歐盟對現有的英國註冊商標不構成影響。現茲就歐盟商標轉換情況解析如下：
 
已註冊的歐盟商標→英國商標的轉換
2021年1月1日，英國知識產權局將使權利人的現有已經註冊成功的歐盟商標轉換成為相應的英國商標，所有新轉換的英國商標權益：

1. 可登記在英國商標註冊處；
2. 可與依照英國法律直接註冊的英國商標享有同等的法律地位；
3. 該申請日期與原始歐盟商標申請日期相同；
4. 仍可保留原始優先/在先日期；
5. 權利人無須支付歐盟商標轉換為英國商標的費用，商標轉換手續也將盡可能被簡化；
6. 惟，權利人不會收到英國商標的註冊證書，但是可以在英國知識產權局系統查詢商標的詳細信息。

據此，將從原先已註冊的歐盟商標分離，成為完全獨立的英國商標，允許被反對、異議、撤銷、無效、轉讓、許可或延展。

申請中的歐盟商標→英國商標的轉換
針對申請中的歐盟商標，若商標在2021年1月1日仍處於申請中的狀態，則不能直接轉換，需要由申請人主動提起申請，在英國另外提出申請，始可將其申請轉換為英國商標，且需遵循英國知識產權局的規定進行審查：

1. 轉換英國商標申請必須在2021年1月1日起的9個月內提交申請，申請人需支付轉換申請費用，始可將其轉換申請為相應的英國商標，英國商標的申請時間將和在先歐盟商標的申請時間保持一致，屆時，英國知識產權局將視歐盟轉換為英國的商標申請為英國申請，依照英國法律對其商標進行審查；
2. 該轉換英國商標申請必須與歐盟申請商標一致；
3. 英國商標申請指定保護的商品及服務，需與在先歐盟商標申請所指定保護的商品及服務一致，或不能超過歐盟商標指定保護的商品及服務範圍；
4. 若英國商標申請的明細與相應的歐盟商標不一致，則不能要求優先日期，英國商標的申請日和歐盟商標的申請日將無法保持一致。

據此，上揭各項規定係攸關權利人的在先權益，務必特別注意。
 
歐盟商標的延展→英國商標的延展
英國商標一旦轉換完成，那麼到商標延展時，權利人需分別向歐盟知識產權局和英國知識產權局提出商標延展申請及支付商標的延展費用，分別延展歐盟商標和英國商標，對於將來的延展，新轉換的英國商標延展日期將和相應的歐盟商標延展日期保持一致。
 
綜觀上述變化重點，在英國脫離歐盟的過渡期後，所有的歐盟商標申請案將無法於英國生效，據此，建議企業此刻即應重新思考，目前自身所擁有的商標權，需因應相關局勢，擬定新的歐洲商標布局策略，若企業欲尋求歐盟及英國商標保護，建議除申請歐盟商標外，於歐洲主要國家(如：英國、德國、法國、義大利)等分別申請，更可因應各國當前狀況適時彈性處理，降低會員國在退出歐洲聯盟時所帶來的不確定性及風險，妥善保障企業自身權益。CIPO

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