提高商標註冊成功率-巧思運用商標併存
February 17, 2020
各國商標申請量持續上漲趨勢，商標在申請階段時，若審查委員認為申請註冊的商標和他人在先註冊或申請中的商標構成相同、類似商品或服務上的近似商標，將會駁回該在後商標的註冊申請，也因此，因與在先引證商標相同或者近似而被駁回的比例越來越高，除藉由答辯、復審、撤銷或收購等方式爭取外，尚有「商標併存」的方式可以選擇，目前實務中，併存協議在商標駁回案件中的運用也越來越廣泛，從常見各國商標併存制度與做法的基本概況介紹，以期對企業有所幫助及參考。
世界知識產權組織WIPO報告中指出，「商標併存」係指兩個不同的企業使用相同或近似的商標而不必然影響各自商業活動的情形，目前，世界各國對商標併存制度上的運用不盡相同，以台灣、中國、美國及歐盟等國家為例：
台灣
根據台灣商標法第30條第1項第10款之規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，但「經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限」。即申請在後之商標與已存註冊商標或申請在先之商標有使相關消費者混淆誤認之虞，只要取得在先權利人之同意申請之證明文件，亦為排除混淆誤認衝突之方法。
中國
目前在中國商標法尚未明確規定商標併存的概念，但在下列的法條、法規及司法解釋中，已經涉及有商標併存的概念。
美國
按美國商標審查程序手冊U.S. Code第1052條 (d) (3)中規定，包含與已在專利商標局註冊的商標，以致其使用在申請人的商品上易於造成混淆誤認的，不得註冊。除非專利商標局認為在其使用方式、使用地域、使用條件和限制下，兩人以上對相同或者近似商標的連續使用不會造成混淆誤認，則這些商標將獲得併存註冊。如果待審申請或已註冊的商標所有人同意授權申請人併存註冊，則無需要求其在該待審申請或已註冊的商標申請日之前已經使用，如果有管轄權的法院終審決定兩人以上均有權在商業中使用相同或近似商標，專利商標局將准予併存註冊，在准予併存註冊時，專利商標局應規定各商標所有人使用其商標的方式、地域或商品的條件和限制。亦即在美國商標法中，專利商標局一般不准許與在先商標相同或類似的商標註冊，但當事人申請商標併存的除外，且專利商標局會對併存協議的效率進行判斷，一般會考量是否約定各自商標的具體使用的方式、地域，是否對商品進行了限制，是否造成消費者的混淆誤認等因素。
歐盟
按歐盟DIRECTIVE 2008/95/EC OFTHE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCIL (2008年10月22日)中規定了商標併存協議，2008年指令第5條規定，成員國可以允許在該種情況下允許商標註冊或者不宣告其無效：當在先商標權利人或者其他在先權利人同意在後商標的註冊。
由於歐盟商標局對商標申請案僅進行絕對事由(absolute grounds)之審查，並不就商標註冊的相對事由進行實質審查，因此，沒有向歐盟商標局提交商標併存協議的制度，但是，歐盟商標局規定雙方當事人之間可以藉由協商尋求和解，因此，在異議程序中，併存協議是和平解決雙方爭端的有利方式。
綜上觀之，由於各個國家都有屬於自己的法律背景和實務特點，而在判斷商標近似混淆可能性上亦十分複雜，仁者見仁，智者見智，各國審查委員不僅要考慮商標自身的近似程度，以及核定使用商品或服務的關聯程度，雙方商標的知名度和公眾注意力等，因此，在先商標權利人可能本著良好心態，為在後商標申請人出具「併存協議｣或「同意書｣，同意訴爭商標註冊，應盡量核准訴爭商標的註冊，力求不同商標權人的合理併存和包容性發展，以期實現在各國龐大的消費市場中共創雙贏。CIPO
世界知識產權組織WIPO報告中指出，「商標併存」係指兩個不同的企業使用相同或近似的商標而不必然影響各自商業活動的情形，目前，世界各國對商標併存制度上的運用不盡相同，以台灣、中國、美國及歐盟等國家為例：
台灣
根據台灣商標法第30條第1項第10款之規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，但「經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限」。即申請在後之商標與已存註冊商標或申請在先之商標有使相關消費者混淆誤認之虞，只要取得在先權利人之同意申請之證明文件，亦為排除混淆誤認衝突之方法。
中國
目前在中國商標法尚未明確規定商標併存的概念，但在下列的法條、法規及司法解釋中，已經涉及有商標併存的概念。
- 中國商標法第59條第3款規定：「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識」。即允許基於商標先用權而產生的商標併存。
- 中國商標評審規則第8條規定：「在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在不損害社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行或者經調解以書面方式達成和解。對於當事人達成和解的案件，商標評審委員會可以結案，也可以做出決定或者裁定｣。即允許當事人依法處分自己的私權，自行達成和解。
- 北京市高級人民法院於2019 年 4 月 24 日發布「商標授權確權行政案件審理指南」的第15節中的第10款、第11款及第12款中，明確規定【併存協議的屬性】判斷訴爭商標與引證商標是否構成近似商標，併存協議可以作爲排除混淆的初步證據。【併存協議的形式要件】引證商標權利人應以書面形式同意訴爭商標申請註冊，明確載明訴爭商標的具體信息，但附條件或者附期限的併存協議一般不予採信。併存協議應當真實、合法、有效，且不存在損害國家利益、社會公共利益和第三人合法權益等情形，否則不應予以採納。【併存協議的法律效果】引證商標與訴爭商標的商標標誌相同或者基本相同，且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以併存協議爲依據，准予訴爭商標的註冊申請。引證商標與訴爭商標的商標標誌近似，使用在相同或者類似商品上，引證商標權利人出具併存協議的，在無其他證據證明訴爭商標與引證商標的併存足以導致相關公衆對商品來源發生混淆的情况下，可以認定訴爭商標與引證商標不構成近似商標。引證商標權利人出具併存協議後，以訴爭商標與引證商標構成近似商標爲由，提起不予註冊異議或者請求無效宣告的，不予支持，但該協議依法無效或者被撤銷的除外。
美國
按美國商標審查程序手冊U.S. Code第1052條 (d) (3)中規定，包含與已在專利商標局註冊的商標，以致其使用在申請人的商品上易於造成混淆誤認的，不得註冊。除非專利商標局認為在其使用方式、使用地域、使用條件和限制下，兩人以上對相同或者近似商標的連續使用不會造成混淆誤認，則這些商標將獲得併存註冊。如果待審申請或已註冊的商標所有人同意授權申請人併存註冊，則無需要求其在該待審申請或已註冊的商標申請日之前已經使用，如果有管轄權的法院終審決定兩人以上均有權在商業中使用相同或近似商標，專利商標局將准予併存註冊，在准予併存註冊時，專利商標局應規定各商標所有人使用其商標的方式、地域或商品的條件和限制。亦即在美國商標法中，專利商標局一般不准許與在先商標相同或類似的商標註冊，但當事人申請商標併存的除外，且專利商標局會對併存協議的效率進行判斷，一般會考量是否約定各自商標的具體使用的方式、地域，是否對商品進行了限制，是否造成消費者的混淆誤認等因素。
歐盟
按歐盟DIRECTIVE 2008/95/EC OFTHE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THECOUNCIL (2008年10月22日)中規定了商標併存協議，2008年指令第5條規定，成員國可以允許在該種情況下允許商標註冊或者不宣告其無效：當在先商標權利人或者其他在先權利人同意在後商標的註冊。
由於歐盟商標局對商標申請案僅進行絕對事由(absolute grounds)之審查，並不就商標註冊的相對事由進行實質審查，因此，沒有向歐盟商標局提交商標併存協議的制度，但是，歐盟商標局規定雙方當事人之間可以藉由協商尋求和解，因此，在異議程序中，併存協議是和平解決雙方爭端的有利方式。
綜上觀之，由於各個國家都有屬於自己的法律背景和實務特點，而在判斷商標近似混淆可能性上亦十分複雜，仁者見仁，智者見智，各國審查委員不僅要考慮商標自身的近似程度，以及核定使用商品或服務的關聯程度，雙方商標的知名度和公眾注意力等，因此，在先商標權利人可能本著良好心態，為在後商標申請人出具「併存協議｣或「同意書｣，同意訴爭商標註冊，應盡量核准訴爭商標的註冊，力求不同商標權人的合理併存和包容性發展，以期實現在各國龐大的消費市場中共創雙贏。CIPO
