論美國商標聲明不專用的特點
May 20, 2021
美國商標申請案，在實務審查見解，經常都會遇到美國商標局審查委員要求申請人放棄專用權的審查意見通知，然而台灣企業的申請人在遇到此類核駁通知時，都會不能理解，爲什麽要求放棄該部分的專用權？是否應該同意審查委員的意見？若放棄後，是否會對申請人的商標權利造成影響呢？在美國商標申請中，對於商標圖樣中不具有顯著性的要素，要求放棄其商標專用權，主要情形包括缺乏顯著性的組合詞彙、缺乏顯著性的單一詞彙或缺乏顯著性的圖形等，對於是否需放棄該部分的專用權、如何放棄專用權取決於顯著性的判斷。
其實，對於商標審查實務案例中要求放棄專用權的要素，按台灣商標法對此亦有相關規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。在美國商標法對此的相關規定，即審查委員有權要求申請人放棄商標不可註冊部分的專用權。所謂「不可註冊部分」，即一般的缺乏顯著性部分，例如係為對指定商品或服務具有描述性之說明用語或通用名稱等。故，會要求放棄專用權的實務情况，通常發生在商標的整體上具有顯著性，但是部分缺乏顯著性，而有不得註冊的部分。此時，若商標中某部分被放棄專用權，則意味著他人可以在相同或類似的商品或服務上，使用與該商標放棄專用權的部分表述。由此，企業在判斷是否應同意審查委員的意見放棄專用權時，所需考慮的即是否願意上述情形的存在。
一、缺乏顯著性的組合詞彙：
在組合詞彙是否應放棄專用權的問題上，情况會稍微複雜一些。簡單來說，判斷標準仍是該組合，即詞彙的組合方式是否具有顯著特徵。英文商標若組合詞彙在語法上或用語習慣上爲統一表達，則該部分需統一放棄專用權。中文商標同理。如中文中有一些固定搭配，這些搭配整體上若對指定商品缺乏顯著性，爲中文中的固有詞彙，則應放棄專用權。
二、缺乏顯著性的單一個詞彙：
對於單一個詞彙是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較爲容易判斷，而較少有爭議。例如在相關的商品或服務上，係為通用名稱或具有描述性的，需放棄專用權。值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含其主要商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，其中，其他特性主要表述可以涵蓋有關商品或服務的任何特性，該單詞部分仍需放棄專用權。而對於中文商標而言，審查委員一般也會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權的判斷。例如翻譯爲通用名稱，則此部分仍需放棄專用權。
三、缺乏顯著性的圖形：
對於商標中的圖形，若圖形部分係為對文字的圖像化設計，而文字本身對指定商品或服務是缺乏顯著性的，那此時審查委員一般會要求申請人對該圖形本身的文字，作聲明放棄該部分專用權處理。但若圖形部分僅爲圖形，並非任何文字的設計，而該圖形係為所指定商品或服務的通用圖形，或對指定商品或服務具有直接描述性，或僅爲裝飾性圖案等情形時，而不能區分商品或服務之來源作用的，該部分圖形也需要放棄專用權。
透過上揭例示說明美國商標聲明部分不專用特點與實際應用，主要判斷依據在於該缺乏顯著性部分與其他部分含義上的關聯性，但該判斷有一定的模糊性，商標局審查委員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。商標聲明部分不專用制度主要是在和其他市場經營者正當使用權之間的制度平衡。企業在商標申請時，可以從商標顯著性、市場現存使用狀態以及其他市場經營者的使用需求等角度來判斷是否需放棄部分專用權，如有發生在審查委員不當要求聲明放棄部分專用權時，申請人仍然可以舉證據理力爭，以保護商標權益。CIPO
其實，對於商標審查實務案例中要求放棄專用權的要素，按台灣商標法對此亦有相關規定，商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。在美國商標法對此的相關規定，即審查委員有權要求申請人放棄商標不可註冊部分的專用權。所謂「不可註冊部分」，即一般的缺乏顯著性部分，例如係為對指定商品或服務具有描述性之說明用語或通用名稱等。故，會要求放棄專用權的實務情况，通常發生在商標的整體上具有顯著性，但是部分缺乏顯著性，而有不得註冊的部分。此時，若商標中某部分被放棄專用權，則意味著他人可以在相同或類似的商品或服務上，使用與該商標放棄專用權的部分表述。由此，企業在判斷是否應同意審查委員的意見放棄專用權時，所需考慮的即是否願意上述情形的存在。
一、缺乏顯著性的組合詞彙：
在組合詞彙是否應放棄專用權的問題上，情况會稍微複雜一些。簡單來說，判斷標準仍是該組合，即詞彙的組合方式是否具有顯著特徵。英文商標若組合詞彙在語法上或用語習慣上爲統一表達，則該部分需統一放棄專用權。中文商標同理。如中文中有一些固定搭配，這些搭配整體上若對指定商品缺乏顯著性，爲中文中的固有詞彙，則應放棄專用權。
二、缺乏顯著性的單一個詞彙：
對於單一個詞彙是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較爲容易判斷，而較少有爭議。例如在相關的商品或服務上，係為通用名稱或具有描述性的，需放棄專用權。值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含其主要商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，其中，其他特性主要表述可以涵蓋有關商品或服務的任何特性，該單詞部分仍需放棄專用權。而對於中文商標而言，審查委員一般也會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權的判斷。例如翻譯爲通用名稱，則此部分仍需放棄專用權。
三、缺乏顯著性的圖形：
對於商標中的圖形，若圖形部分係為對文字的圖像化設計，而文字本身對指定商品或服務是缺乏顯著性的，那此時審查委員一般會要求申請人對該圖形本身的文字，作聲明放棄該部分專用權處理。但若圖形部分僅爲圖形，並非任何文字的設計，而該圖形係為所指定商品或服務的通用圖形，或對指定商品或服務具有直接描述性，或僅爲裝飾性圖案等情形時，而不能區分商品或服務之來源作用的，該部分圖形也需要放棄專用權。
透過上揭例示說明美國商標聲明部分不專用特點與實際應用，主要判斷依據在於該缺乏顯著性部分與其他部分含義上的關聯性，但該判斷有一定的模糊性，商標局審查委員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。商標聲明部分不專用制度主要是在和其他市場經營者正當使用權之間的制度平衡。企業在商標申請時，可以從商標顯著性、市場現存使用狀態以及其他市場經營者的使用需求等角度來判斷是否需放棄部分專用權，如有發生在審查委員不當要求聲明放棄部分專用權時，申請人仍然可以舉證據理力爭，以保護商標權益。CIPO
