由隔熱紙品牌爭訟淺談善意先使用之概念
September 10, 2019
知名汽車玻璃隔熱紙品牌「V-KOOL」在台灣鬧雙胞，雙方纏訟多年，日前，最高法院做出民事判決，雙方糾紛即將告一段落；惟，樸泰｜國泰智權發現，該判決中存有一環節，係關於「善意先使用」之部分，值得詳加探討，以下，茲先就基礎事實約略說明：
是以，自民國85年起，「台灣維固股份有限公司」開始代理並成為「V-KOOL」隔熱紙在台灣唯一之總代理商，期間，因發現「全統公司」(包含全統隔熱紙有限公司及全統國際有限公司)，同樣使用「V-KOOL」商標進行隔熱紙之銷售，嚴重造成消費者之誤認混淆，因此，「V-KOOL」品牌之商標權人(即品牌原廠)「首諾新加坡私人有限公司Solutia Singapore Pte. Ltd.」，正式對全統公司提出民刑事之追訴。
是以，自民國85年起，「台灣維固股份有限公司」開始代理並成為「V-KOOL」隔熱紙在台灣唯一之總代理商，期間，因發現「全統公司」(包含全統隔熱紙有限公司及全統國際有限公司)，同樣使用「V-KOOL」商標進行隔熱紙之銷售，嚴重造成消費者之誤認混淆，因此，「V-KOOL」品牌之商標權人(即品牌原廠)「首諾新加坡私人有限公司Solutia Singapore Pte. Ltd.」，正式對全統公司提出民刑事之追訴。
然於本件民事訴訟中，雖全統公司聲稱，早在民國80年間開始，即開始使用「V-KOOL」商標於隔熱紙商品，早於系爭商標「V-KOOL」之申請日，符合商標法第36條第1項第3 款善意先使用之規定，且經刑事前案（即臺灣高雄地方法院89年度易字第5269號判決及臺灣高等法院高雄分院91年 度上易字第1163號判決確定）認定在案，但，在民事訴訟之審理中，全統公司同時證稱，於前述刑事判決確定在案後，曾於民國92年3月發函予系爭商標之前手新加坡商GMX 聯合私人有限公司（GMX ASSOCIATES PTE.LTD，下稱GMX公司），表明將繼續使用「V-KOOL」商標，並依商標法善意先使用之規定，於商標下方加一橫線以作區別。
惟，觀諸商標法第36條第1項第3款之規定「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，因商標法採註冊保護原則，兼有保護消費者權益，而本款既為註冊保護之例外，自應對商標權人之註冊權益提供妥適之維護，故商標權個案上可具體要求該先使用人附加適當區別標示以資辨識，例如標示公司或商號名稱等，以示區別。若經商標權人要求，先使用人仍未作區別標示，以致於同一或類似商品或服務使用近似於系爭商標的商標，有致相關消費者混淆誤認之虞， 即有侵害商標權之情形， 其主張善意先使用即不足採認。
想當然而，「GMX 公司」絕對不可能就此同意，隨即函覆全統公司表示，不可僅加一橫線，並要求合併使用「USL V-KOOL、Leader Products」，及以紅字標示，字體比例須一致，全統公司均未予置理；甚至，爾後系爭商標之商標權人開始使用粗體字「V-KOOL」商標時，全統公司等亦使用右傾粗體字設計；而商標權人於91年左右開始在安裝完成之隔熱紙商品之汽車車窗上，黏貼書寫體設計之「I'M V-KOOL」圖樣，全統公司亦改為用書寫體設計，且移除下方「Leader Products」文字。其後被上訴人於102年開始使用金屬質感設計之「V-KOOL」商標，全統公司亦使用金屬質感設計。尤有甚者，全統公司竟於96年12月申請與系爭商標圖樣高度近似之「This is V-KooL」商標(遭經濟部智慧財產局核駁)，均足見全統公司刻意混淆系爭商標與被控侵權商標之差別，以達使相關消費者混淆誤認結果，此種行為，已顯非出於善意，而無善意先使用可言，因此，全統公司在整件訴訟中所提出之善意先使用理由，完全無法被法院所採納。
事實上，「善意先使用」之規定，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉；又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，而所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。
商標法中所謂「善意先使用」之條款，主要是在商標持續使用之過程中，因不知商標在首次使用後，遭第三人提出申請，而造成後續取得商標權之第三人，反過來排除先使用者之權利，造成善意先使用者之權益損失，但，法規同時也保障依法申請商標權人之權利，對「善意先使用」設立相對限制之使用條件，而非無限上綱；據此，樸泰｜國泰智權認為，在智慧財產權觀念逐漸茁壯之同時，對於各項權利依法申請保障，以品質及特色做為主要訴求，避免抄襲攀附，才是立足於市場的不二法門。CIPO
想當然而，「GMX 公司」絕對不可能就此同意，隨即函覆全統公司表示，不可僅加一橫線，並要求合併使用「USL V-KOOL、Leader Products」，及以紅字標示，字體比例須一致，全統公司均未予置理；甚至，爾後系爭商標之商標權人開始使用粗體字「V-KOOL」商標時，全統公司等亦使用右傾粗體字設計；而商標權人於91年左右開始在安裝完成之隔熱紙商品之汽車車窗上，黏貼書寫體設計之「I'M V-KOOL」圖樣，全統公司亦改為用書寫體設計，且移除下方「Leader Products」文字。其後被上訴人於102年開始使用金屬質感設計之「V-KOOL」商標，全統公司亦使用金屬質感設計。尤有甚者，全統公司竟於96年12月申請與系爭商標圖樣高度近似之「This is V-KooL」商標(遭經濟部智慧財產局核駁)，均足見全統公司刻意混淆系爭商標與被控侵權商標之差別，以達使相關消費者混淆誤認結果，此種行為，已顯非出於善意，而無善意先使用可言，因此，全統公司在整件訴訟中所提出之善意先使用理由，完全無法被法院所採納。
事實上，「善意先使用」之規定，係因商標法採註冊先行制度，為保障第三人在他人申請註冊之前，善意先使用相同或近似商標之權益，乃容許其得在特定條件下使用相同或近似之商標，免受商標權人之干涉；又本款規定善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，主要係善意先使用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應受到保障，而所謂先使用他人商標之「善意」，並非以其不知他人商標之存在為必要，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。
商標法中所謂「善意先使用」之條款，主要是在商標持續使用之過程中，因不知商標在首次使用後，遭第三人提出申請，而造成後續取得商標權之第三人，反過來排除先使用者之權利，造成善意先使用者之權益損失，但，法規同時也保障依法申請商標權人之權利，對「善意先使用」設立相對限制之使用條件，而非無限上綱；據此，樸泰｜國泰智權認為，在智慧財產權觀念逐漸茁壯之同時，對於各項權利依法申請保障，以品質及特色做為主要訴求，避免抄襲攀附，才是立足於市場的不二法門。CIPO
